“A pesar de que el sistema de Madrid se emplea como un medio para simplificar la tramitación de una marca en varios territorios, este sistema se rige a través de los principios de trato nacional, territorialidad y derecho de prioridad.”
El Protocolo y Arreglo de Madrid entraron en vigor en México el día 19 de febrero de 2013. A pesar de los más de 11 años de dicha entrada en vigor la aplicatoriedad de este tratado internacional aún no se encuentra del todo adecuado a la legislación mexicana, ya que nuestra autoridad marcaria, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), hasta la fecha se encuentra explorando cómo gestionar las marcas internacionales.
Para tener un poco más de claridad en el tema, cabe mencionar que el Sistema de Madrid, relacionado con el registro de marcas internaciones, es regulado por el arreglo (adoptado en 1891) y el protocolo de dicho arreglo (1989). En este sentido, “El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las Partes Contratantes que se hayan designado.”[1]
México se adhirió al sistema el 19 de noviembre de 2012, 3 meses después dicho sistema entró en vigor para su aplicación, a partir de este momento, la autoridad marcaria comenzó a descubrir cómo es que debía gestionar y tratar este tipo de marcas.
De acuerdo con el arreglo y el convenio de París, a pesar de que el sistema de Madrid se emplea como un medio para simplificar la tramitación de una marca en varios territorios, este sistema se rige a través de los principios de trato nacional, territorialidad y derecho de prioridad. Basándonos en el primer principio y una vez se haga la designación de México como país contratante, las autoridades mexicanas tienen la obligación de seguir una tramitación y los mismos beneficios que a cualquier connacional se le daría, con excepción de las facilidades establecidas en el propio convenio, como lo son la renovación simplificada y un menor costo por la presentación en varios países y clases. El principio de trato nacional se encuentra regulado en el artículo 4 del protocolo, en donde se hace referencia a que las marcas tramitadas a través del sistema de Madrid tendrán los mismos efectos que las marcas depositadas de manera directa en cada uno de los países contratantes.
No obstante lo antes mencionado, las autoridades mexicanas, alegando la aplicación del trato nacional, cometen algunas irregularidades que contravienen lo establecido en los diversos ordenamientos que rigen al sistema de Madrid. Los principales ejemplos sobre estas irregularidades son, en primer lugar, la presentación de una declaración de uso en los requerimientos notificados a través de la Gaceta con la finalidad de cumplimentar los requisitos de renovación de marca establecidos en el artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en lo subsecuente LFPPI, entre otras anomalías que se presentan a continuación.
“Las autoridades mexicanas, alegando la aplicación del trato nacional, cometen algunas irregularidades que contravienen lo establecido en los diversos ordenamientos que rigen al sistema de Madrid, entre los que se encuentran: presentación de declaración de uso, falta de comunicación clara entre el IMPI y el OMPI, notificación de impedimentos y coordinación de áreas.”
Declaración de Uso
Esta primera situación atenta de manera directa contra uno de los objetivos que tiene el sistema, el cual, consiste en la simplificación de trámites y gastos administrativos, ya que con la emisión de este tipo de requerimientos el Instituto obliga a los titulares a contar con un representante nacional que monitoree las Gacetas nacionales, debido a que no se realiza notificación alguna a la oficina internacional, para comunicarles sobre dicho requerimiento, mismo que, de no cumplimentarse puede traer consigo el abandono de la marca, lo cual deja en estado de indefensión a los propietarios.
Asimismo, en este primer supuesto y al no haber comunicación que tenga por abandonado el trámite de la renovación por falta de cumplimentación del requerimiento, también se atenta en contra de los artículos 7 y 8 del Protocolo de Madrid que aluden a la renovación y a las tasas de la solicitud internacional, así como de su registro, ya que, no se establece obligación adicional al momento de renovar o bien en caso de requerir tasa o algo adicional.
Por lo tanto, lo correcto, debería ser que se notificará al titular, a través de la OMPI, ya que, es la oficina que administra y centraliza las comunicaciones para los propietarios de un registro internacional. Esto conlleva un gasto adicional a los titulares, ya que, además de cubrir el pago de las tasas correspondientes por la declaración de uso y por la contestación del requerimiento, los obliga a contratar a un abogado local, lo cual demora la conclusión del trámite de renovación, alentando el proceso de renovación.
Comunicaciones
Otra situación de la falta de claridad en la praxis del IMPI es que en algunos casos no existe una comunicación final con la OMPI sobre el estatus de la marca. Por ejemplo, si durante la tramitación del signo distintivo existió un oficio y el mismo no se contestó, el IMPI, de acuerdo con el artículo 5 del Protocolo en conjunto con la regla 18ter de su reglamento, debería informar sobre el estatus final de la designación.
No obstante, dicha obligación no se cumple, ya que, el IMPI en ocasiones solamente emite el abandono y es publicado en la Gaceta únicamente a nivel nacional, pero en ningún momento se le informa a la OMPI, lo que a la larga también se vuelve una problemática, ya que, llegado el momento de la renovación sin identificar el trámite como concluido o denegado, se habilita la opción de renovar la designación, lo cual resulta en algo confuso para el titular, que únicamente conoce la aplicación del sistema a través del papel.
Cabe señalar que los hechos antes descritos, no solamente ocurren cuando un titular decide no contestar una denegación provisional y el IMPI la abandona, sino que también en ocasiones ocurren cuando las marcas se niegan y esta negativa tampoco le es informada a la OMPI, lo cual, provoca confusiones sobre el estatus final de la designación.
Notificación de Impedimentos
Esto sucede cuando existen marcas en las que ya ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 5 del Protocolo en conjunto con la regla 16 de su reglamento, en donde se establece la obligación por parte de las oficinas designadas, a que en un plazo no mayor a 18 meses se determine si existe o no un posible impedimento para la concesión y registro, por lo que, en caso contrario, y si la oficina aun no se ha pronunciado sobre estos posibles incumplimientos u obstáculos, lo correcto es que se emita el título de registro correspondiente.
Empero, en ocasiones en la práctica mexicana no se señala este impedimento, lo que demora el trámite y obliga a los titulares a buscar un abogado local para ingresar un escrito de agilización para que la marca se conceda. Adicional a la casuística planteada, una variante es aquella en donde se emite y notifica algún oficio fuera del plazo y los titulares considerando lo establecido por el protocolo y su reglamento optan por no contestar dicha denegación, esperando a que sea concedida la marca, sin embargo, esta no llega a madurar a registro y dicha irregularidad podría combinarse con alguna relativa a la falta de información del estatus final de la marca.
Coordinación de Áreas
Otro de los obstáculos está relacionado con las acciones litigiosas y procedimientos contenciosos. Podemos contextualizar que dentro del IMPI existen 2 áreas que deberían estar coordinadas cuya finalidad particular de cada una es la atención y tramitación de diversos asuntos, por una parte, de todos los registros de marcas, por otra parte, la admisión, revisión y tramitación de asuntos contenciosos. En este punto se encuentra la mayor problemática que deja en un completo estado de indefensión a los titulares de registros que provienen de marcas internacionales, sobre todo a aquellos que no tienen un apoderado local inscrito a quien le puedan notificar si existe alguna acción de corte litigioso en contra de los registros.
Especial atención debe tenerse en este punto, ya que, tanto el Protocolo como su reglamento en su artículo 5, inciso 6, en conjunto con la regla 19, respectivamente, en donde se menciona lo relativo a las invalidaciones de los registros por parte de las partes contratantes, esto es, al menos en México lo relativo a los procedimientos contenciosos administrativos, ya sea los referentes a las nulidades o a las caducidades, no son notificados a través de OMPI, sino, únicamente de manera nacional, lo que pone en una encrucijada a aquellos titulares que no tienen un representante local que pueda informarles de estas acciones en contra de las marcas.
Cabe mencionar que, al no contar con un apoderado o un domicilio local, el IMPI requiere a los accionantes que la demanda sea emplazada a través de edictos, un medio de comunicación no reconocido por la OMPI y que, a pesar de que sea de conocimiento nacional, los titulares extranjeros ignoran este tipo de notificaciones. De esta manera la problemática se refleja no solo en el hecho de que se deja en estado de indefensión a los titulares por no poder ejercer los medios de defensa de forma oportuna al no contar con un apoderado local, sino que esta se intensifica por la falta de comunicación entre las áreas internas del IMPI, ya que muchas veces esta resolución tampoco se ve reflejada al realizar la búsqueda en MARCANET, haciendo pensar incluso a la OMPI que la marca sigue surtiendo todos los efectos en el país designado, porque además este organismo internacional nunca recibió una comunicación formal y final sobre la invalidación de la marca.
“Los titulares al no contar con un apoderado o un domicilio local, el IMPI requiere a los accionantes que la demanda sea emplazada a través de edictos, un medio de comunicación no reconocido por la OMPI y que, a pesar de que sea de conocimiento nacional, los titulares extranjeros ignoran este tipo de notificaciones.”
Finalmente, pero no menos importante existen retrasos en las comunicaciones entre oficina internacional y las oficinas designadas, en particular, cuando existe algún cambio de titular, cesión, o limitación, lo cual muchas veces puede repercutir en el trámite nacional, provocando retrasos en la tramitación y en ocasiones, incluso la emisión de oficios adicionales.
Es importante que la praxis de la oficina mexicana pueda perfeccionarse, sobre todo por los obstáculos o desafíos antes planteados, ya que estos inconvenientes son con los que día a día los abogados y titules se enfrentan e impiden una buena implementación del sistema de Madrid en nuestro país.
[1] OMPI, Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/
