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Protección Disruptiva del Cannabis

En la Opinión De

Co autor: David Heimsatz

“Por virtud de las nuevas disposiciones incorporadas en la LFPPI se tiene en México el respaldo de dos figuras jurídicas que son legalmente fortificadas en cuanto a su utilidad para proteger y hacer valer ante terceros el derecho exclusivo a la explotación de todo aquel conocimiento que por virtud de su naturaleza no encuadre dentro de las figuras jurídicas tradicionales de propiedad industrial: el Secreto Industrial y las Marcas no Tradicionales.”

En junio de 2021, el cannabis volvió a ser tema central de discusión dentro del ámbito del derecho regulatorio por la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  con la que se elimina la prohibición absoluta del consumo recreativo del cannabis y su componente psicoactivo ∆-9-Tetrahidrocannabinol, comúnmente conocido como THC (en conjunto conocidos como marihuana), que establecía la Ley General de Salud.

Más allá de las múltiples interpretaciones que se puedan dar alrededor de la legalidad del autoconsumo lúdico o recreativo de cannabis y THC, lo cierto es que, hoy en día, la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no se consideran punibles y solo puede ser tomada en cuenta cuando dichas actividades se llevan a cabo con fines médicos y científicos. Debido a lo anterior, se advierte que el acelerado crecimiento del mercado de la marihuana en nuestro país aún enfrenta serios retos antes de poder ser considerado un mercado completamente legal en México, actualmente ya se anticipan millonarias en torno a él.

Lo anterior, tomando como base las ganancias generadas en Estados Unidos, resulta imperante que quienes estén interesados en formar parte de esta nueva y creciente industria, tengan clara la mejor manera de potencializar el capital intelectual que les permita liderarla con diferentes figuras jurídicas de la propiedad industrial y las prerrogativas que cada una de ellas trae consigo.

Ahora bien, ¿se podría hacer uso de las figuras tradicionales de propiedad industrial tales como patentes o marcas para proteger el capital intelectual generado alrededor de un producto o servicio que, por su incipiente legalidad, no puede ser considerado tradicional? La respuesta a esta pregunta sería afirmativa bajo la consideración de algunos supuestos, y ello se justificaría plenamente cuando se sabe que en nuestro país existen patentes de invención y marcas relacionadas con el cannabis. ¿Qué pasa con las aportaciones intelectuales que no cumplen con los requisitos de patentabilidad o registro de signos distintivos tradicionales establecidos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI)?

La buena noticia es que, por virtud de las nuevas disposiciones incorporadas en la LFPPI, vigentes a partir del 5 de noviembre de 2020, se tiene en México el respaldo de dos figuras jurídicas que son legalmente fortificadas en cuanto a su utilidad para proteger y hacer valer ante terceros el derecho exclusivo a la explotación de todo aquel conocimiento que por virtud de su naturaleza no encuadre dentro de las figuras jurídicas tradicionales de propiedad industrial: el Secreto Industrial y las Marcas no Tradicionales.

El artículo 163 de la LFPPI define el secreto industrial como: toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”.

Además de lo anterior, se debe decir que parte de la redefinición de esta figura de protección que ya se contemplaba en la Ley de la Propiedad Industrial, se mencionaba que el nuevo ordenamiento legal que regula su existencia, alcance y efectividad, contemplaba, por un lado, un aumento considerable en las multas por concepto de la apropiación indebida de un secreto industrial, ya fuera, por su adquisición, uso o divulgación de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal. Por otro lado, establece un mecanismo que facilita la obtención de indemnizaciones por daños y perjuicios generados por virtud de dicha apropiación indebida.

En el caso de las multas, se establece un máximo de hasta 250 mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa la infracción, es decir, aproximadamente 22,450,000 pesos; en tanto que, para el referido mecanismo que facilita obtener indemnizaciones, se instituye el reclamo de daños y perjuicios en la vía incidental ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con el nuevo concepto de alcance y medidas para hacer valer su debida observancia, el secreto industrial se posiciona hoy como la figura jurídica preferida de protección en materia de propiedad industrial para todo ese capital intelectual que no tiene cabida en las otras figuras ya conocidas de esta materia.

No obstante, lo disruptivo que se puede alojar en el contenido del capital intelectual generado alrededor del mercado del cannabis es una institución legal a través del cual puede ser debidamente protegido, explotado y monetizado; es decir, el secreto industrial, toda vez que siempre que se observen las disposiciones de ley que al efecto resulten aplicables, aquí tiene cabida toda aquella información de procesos de producción (siembra, cultivo o cosecha), comercialización o distribución relativa a plantas de marihuana que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas.

“Lo disruptivo que se puede alojar en el contenido del capital intelectual generado alrededor del mercado del cannabis es una institución legal a través del cual puede ser debidamente protegido, explotado y monetizado.”

En conclusión, respecto del secreto industrial se debe decir que esta vía de protección en materia de propiedad industrial se instituye como el complemento perfecto de la capitalización del esfuerzo intelectual que se pueda ir generando en torno al mercado del cannabis, el cual, en breve podría representar una gran oportunidad de negocio para todo aquel que, con visión de futuro, advierta que en México se avecinan grandes cambios en torno a la legalización del cannabis.

En lo que respecta a los signos distintivos no tradicionales, estos engloban todas aquellas figuras de protección que no estaban previstas hasta antes de la reforma del 18 de mayo de 2018, la cual entró en vigor hasta el 10 de agosto del mismo año, como las marcas de certificación, olfativas, sonoras, la imagen comercial y los signos holográficos.

Estas nuevas figuras se suman a las marcas nominativas (que consisten en palabras), innominadas (diseño), mixtas (palabra y diseño), tridimensionales, los avisos y los nombres comerciales.

La legalización de la comercialización del cannabis próxima a ocurrir no detiene la actual protección que se puede obtener de dicha sustancia a través de los signos distintivos tradicionales y no tradicionales. Ya existen registros marcarios concedidos para diversas clases que protegen fundamentalmente el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol entre sus productos y servicios a través de marcas tradicionales. Sin embargo, la posibilidad de generar y mantener el reconocimiento de la marca por parte del público consumidor mediante aromas, sonidos y hologramas, crea una nueva dimensión de ventaja competitiva para abrirse frente a los competidores en el mercado.

“La posibilidad de generar y mantener el reconocimiento de la marca por parte del público consumidor mediante aromas, sonidos y hologramas, crea una nueva dimensión de ventaja competitiva para abrirse frente a los competidores en el mercado.”

Como estrategia dual de publicidad y legalidad, aprovechar estas nuevas figuras de marcas no tradicionales no solo tiene un mayor impacto en el público consumidor, también hacen más robusta la protección y defensa de las marcas protegidas y sus productos ante un eventual litigio; ya que mientras más sentidos se involucren para el reconocimiento del público consumidor de una marca, más fácil será introducirse al mercado y defender frente a una posible caducidad por no uso o ampliar la protección de la marca por una solicitud de declaratoria de fama o notoriedad.

Proteger el cannabis a través de signos distintivos no tradicionales cuenta con particularidades que hay que tener en cuenta. Para el caso de marcas sonoras, éstas deben estar compuestas de sonidos emitidos por máquinas o cualquier otro dispositivo creado por el ser humano y su representación se dé mediante pentagramas (el leguaje de notación musical), fonogramas u onomatopeyas. Ésta deberá ser descrita indicando los instrumentos o notas empleadas para emitir el sonido a proteger.  Ejemplos de estas marcas son jingles o frases musicales cortas.

Por otro lado, las marcas olfativas, deben describirse de tal manera que se pueda identificar claramente la evocación del aroma y que el mismo no genere confusión por ser similar frente a otra marca de la misma naturaleza. Cabe mencionar que la formulación química del aroma no funge como un medio idóneo para su descripción, ya que éste solo describe la composición química de la sustancia, más no las características del aroma que evoca. Asimismo, en caso de buscar la protección del aroma característico de cannabis, se recomienda que esté acompañado de otras sutilezas aromáticas para proteger productos o servicios que no estén relacionados con la planta, ya que podrán ser considerados como no viables para su protección por parte de la autoridad, por ser descriptivos. Un ejemplo es la protección de una marca olfativa con notas de cannabis para pintura.

La imagen comercial es un conjunto de características visuales que hacen distintivo un producto frente a otro, como los colores, su presentación, textura, empaque y forma. Esta imagen comercial no es más que el branding o identidad corporativa coherente y alineada al largo de todos los productos que se ofrecen y que facilitan al público consumidor identificarlos a simple vista frente a los competidores.

Por último, la marca holográfica es un signo que también es percibido mediante el sentido de la vista y consiste en una técnica de impresión de imagen que se percibe en tres dimensiones a partir del ángulo desde el que se mire y la luz que se refleja en la misma. Estas marcas transmiten una sensación de seguridad al público consumidor, ya que se emplean comúnmente para identificar un producto original de uno falsificado o productos de edición limitada frente a los de producción continua.

El universo de protección que puede rodear a la comercialización del cannabis y sus sustancias activas no se limita a palabras, diseños, ni patentes. Es precisamente la creatividad de los creadores la que merece ser protegida y explotada al ser aterrizada a productos o servicios a partir de signos distintivos no tradicionales. Asimismo, las características detrás de la operación de la comercialización del cannabis que ofrecen una ventaja competitiva frente al resto del mercado también puede ser protegida por la figura de secretos industriales.

Cada estrategia de protección estará sujeta a las propias características del negocio actual y la visión del crecimiento a futuro. Hoy más que nunca, a partir de una regulación de ley de vanguardia en materia de propiedad intelectual e industrial, es posible proteger tan preciados activos intangibles desde nuevas aristas.

Miguel Maciel es director de servicios jurídicos de ClarkeModet, cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito profesional como ingeniero y abogado litigante. Se ha especializado en las áreas de propiedad intelectual, derecho civil, corporativo, administrativo y regulatorio.

David Heimsatz es consultor de servicios jurídicos de ClarkeModet, cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector público y privado. Es especialista en el área de marcas, patentes, derechos de autor y derecho regulatorio. Posee una amplia experiencia en la creación e implementación de estrategias de desarrollo y defensa no tradicionales de derechos de propiedad industrial e intelectual.

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