Derechos Adquiridos vs. Expectativas en las Marcas en México

¿El derecho adquirido por el registro de una marca es absoluto y preferente a cualquier otra solicitud posterior de terceros?  El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha determinado, en algunos casos, que no es así.

Como todo en esta vida, la evolución de las cosas es parte del destino de cada una de éstas, pues si quieren perdurar en la mente y en la vida de las personas deben reinventarse. Situación que viven las marcas, mismas que, con el paso del tiempo y en su afán de permanecer vigentes en el mercado deben seguir una tendencia que les permita seguir presentes para conservar la preferencia de su público consumidor.

En este sentido, todas las marcas, sin importar su nicho en el mercado se han visto obligadas a seguir la ola de cambios que les permita continuar con sus respectivos sus negocios. Por ejemplo, con un diseño diferente conservando ciertos elementos de figuras o colores; o, incluso, en algunos casos, creando nuevos distintivos en cuanto a nombres sin desligarse de sus orígenes.

Por tal motivo, para proteger todos estos cambios, los titulares de marcas deben presentar nuevas solicitudes de registros ante la autoridad marcaria de su respectivo país; si es una marca con presencia en diferentes países, deberá hacerlo conforme vaya arribando en las diferentes latitudes.

En este orden de ideas, al presentar una solicitud de registro de marca, cada titular debe esperar que la autoridad marcaria lleve a cabo los respectivos exámenes que le permitan determinar si el signo puesto a su análisis es susceptible de registrarse o, por el contrario, no procede por actualizar algún impedimento para la obtención del registro (siendo el más común, la existencia de algún signo que la autoridad ha considerado idéntico –por los elementos que lo conforman– o semejante a tal grado que el mercado que cubre el registro y el público consumidor que atiende podría sufrir algún tipo de confusión que le impida distinguir el nuevo signo del que ya está registrado y presente en el mercado).

En nuestro país, nuestra autoridad marcaria es el IMPI, autoridad que está facultada por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) para resolver sobre la viabilidad de las solicitudes de registro de marca presentadas para la obtención de su registro. En ese sentido, el IMPI debe analizarlas, entre otras cosas, de conformidad con el principio general: “Primero en tiempo, primero en derecho”, que consisten en considerar la prelación de la presentación de las solicitudes, tomando en cuenta su fecha legal, para que con base en esa prelación estas nuevas solicitudes se registren y se conviertan en un derecho exclusivo otorgado por el Estado Mexicano.

Ahora bien, regresando a la idea inicial de este texto, la evolución de las marcas (en cuanto a su diseño e incluso de su nombre) provoca la necesidad de obtener nuestros registros y exclusividades; sin embargo, en ocasiones, existe un conflicto con solicitudes de terceros presentadas previamente que provoca un “obstáculo” para obtener esta nueva exclusividad (a favor del titular del o los registros marcarios), ya que puede ser semejante en grado de confusión o existir identidad completa. Por tal motivo, el IMPI en su función de garantizar esa prelación y en cumplimiento de lo dispuesto en la LFPPI determina emitir un oficio en la nueva solicitud del titular del o de los registros previos señalando que existe una solicitud de marca en trámite que podría considerarse un impedimento para lograr la nueva exclusividad.

No obstante, ¿tal actividad es realizada acorde a derecho? Es decir, ¿podría considerarse que el IMPI realiza una interpretación retroactiva de la ley? Para poder debatir y resolver esto debemos recurrir a lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la irretroactividad de la ley, la forma que ésta opera y cómo resolver los problemas que esta origina.

El párrafo primero del artículo 14 de nuestra Constitución Política establece que: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. En este sentido, la SCJN ha determinado, en el voto particular de la ministra Norma Piña del amparo en revisión 831/2015[1], “que la prohibición de la irretroactividad también comprende las leyes mismas, es decir, que el artículo constitucional prohíbe tanto al legislador en la expedición de leyes, como a las autoridades que las aplican. Por lo cual, para resolver un caso cuando exista retroactividad se encuentra la teoría de los derechos adquiridos”.

Dicha teoría establece que el derecho adquirido^[2] “se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario”. En cambio, la expectativa de derecho^[3] “es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho”.

Es decir, mientras el derecho adquirido ya se encuentra dentro del patrimonio al derivarse de un acto que lo constituyó, la expectativa de derecho aún no se materializa y, por ende, no forma parte del patrimonio. Por lo que cualquier interpretación retroactiva respecto de una expectativa de derecho no se podría considerar una interpretación inconstitucional, porque no es un derecho plenamente constituido.

En esta tesitura y tomando en cuenta dichos conceptos relacionadas a las marcas, cualquier solicitud de marca en trámite es una mera expectativa de derecho que no ha generado un derecho exclusivo y que, por tal circunstancia, su preferencia del análisis sería la prelación del momento en que se presentó. En cambio, el derecho adquirido se refiere a un registro marcario que ya cumplió con los requisitos dispuestos en la LFPPI para su otorgamiento o, con base en la ley que hubiere estado vigente al momento de su registro; sin embargo, ¿Cómo debe resolverse esta coalición de derechos para que dicha interpretación no se considere retroactiva?

Si bien el planteamiento tiene su complejidad, la solución dependerá de los elementos que conformen el signo en la nueva solicitud. En esta tesitura, el IMPI ha basado sus decisiones en que cada solicitud tiene un estudio individual y que por lo mismo no tiene obligación de registrar el nuevo signo por el hecho de que ya se hayan registrado signos que tiene elementos similares.

Sin embargo, una tesis aislada del Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito[4]  ha dado claridad a esto, pues de conformidad con el principio “donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición”, el IMPI al ser la autoridad facultada para interpretar la LFPPI y en aras de respetar el derecho humano de seguridad jurídica, no debería caer en arbitrariedad y en el caso de que se encuentre en un mismo asunto tendría que aplicar el mismo criterio.

En este orden de ideas, si la nueva solicitud de marca que deriva del derecho adquirido (registro de marca previo) retoma el elemento isotípico o relevante del signo registrado y sólo agrega elementos no registrables por sí solos tales como elementos descriptivos, de uso común y/o carentes de todo tipo de distintividad, o viceversa, siendo un registro marcario conformado de un elemento relevante junto a elementos carentes de distintividad y en la nueva solicitud excluya éstos últimos (siendo éstos de uso no exclusivo de un sólo titular), la decisión debería ser la de otorgar el registro.

En conclusión, como se ha expuesto en este artículo, la intención de este análisis es tratar de resolver un problema muy común al momento de solicitar el registro de una marca y que el IMPI debería considerar al momento de atender estos casos, ya que derivado del examen de distintividad que lleva a cabo dicha autoridad muchas veces considera, en su primera respuesta, que la prelación de las solicitudes es el principal factor cuando nos encontramos en este supuesto jurídico. Lo cual le da un mayor peso a una simple expectativa de derecho dejando de lado el derecho adquirido y dándole una mayor carga a su titular para manifestar lo que considere para recordarle al IMPI una situación que debería ser muy clara para este Instituto (es decir, que cuenta con un derecho adquirido que ha cumplido con los requisitos que la ley marcaria exigía y que este nuevo signo está ligado al anterior, por las razones antes señaladas). Desafortunadamente, muchas veces, en este tipo de análisis, se dejan de lado estos parámetros constitucionales (evitar la retroactividad en la interpretación de la ley) por considerar que estamos con una materia muy especializada; sin embargo, sin dichos parámetros, simplemente se está realizando una violación a derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución.

[1] Voto particular en el Amparo en Revisión 831/2015, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministra Norma Piña, 7 de diciembre de 2016. 

[2] Tesis [A.]: P. (7a.), Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 145-150, Primera Parte, página 53, Reg. digital 232511. 

[3] Tesis [A.]: 2a. LXXXVIII/2001 (9a.), Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 2001, Reg. digital 189448. 

[4] Tesis [A.]: I.20o.A.7 A, T.C.C., Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Tomo V, Agosto de 2023, p. 4421. Reg. digital 2027029.