La inclusión de denominaciones de origen en el área de leyendas y figuras no reservables en las solicitudes de marca ha sido objeto de una restricción cada vez más rigurosa por parte de la autoridad, lo cual genera una cuestión subyacente sobre si para efectos de uso de marca deben considerarse dichos elementos como parte de esta.
El artículo 216 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) establece que son elementos no reservables: “aquéllos que carezcan de poder distintivo al referirse a aspectos generales, tales como elementos descriptivos o indicativos de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos, época o fecha de elaboración o características comunes de los productos o servicios que ampara la marca.”
La definición es bastante clara, la discusión surge cuando se presentan solicitudes de marca para bebidas alcohólicas en clase 33, pues en caso de solicitar protección para una marca mixta consistente en la etiqueta del producto, se incluye información típica de la bebida, a saber: artesanal, 100% agave, volumen alcohol, fermentación, molienda, origen, tipo de bebida. Es evidente que dicha información cumple con los elementos de acuerdo con el artículo 216, ya que se refiere a aspectos generales o descriptivos, por lo cual debemos incluirla en el área de leyendas y figuras no reservables de la solicitud de marca.
Ahora bien, en todo producto se menciona el contenido del empaque o botella, pero ¿qué sucede cuando incluimos en el área de leyendas y figuras no reservables denominaciones de origen como mezcal o tequila? Información que el consumidor necesita saber para poder llevar a cabo una decisión de compra libre e informada.
La LFPPI en su artículo 264 establece que la denominación de origen es: “el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.”
De igual forma, el artículo 268 de la LFPPI dispone que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas son bienes nacionales y solo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a quien corresponde ejercer las acciones de protección y defensa de las mismas. Se recomienda actuar con cautela al incluir denominaciones de origen, ya sea en el nombre o en el apartado de leyendas y figuras no reservables de una solicitud de marca, sobre todo porque el criterio del IMPI ha ido incrementando su rigurosidad.
Anteriormente, a pesar de que la declaratoria de denominación de origen del mezcal fue publicada desde 1994[1], el IMPI permitía el registro de marcas cuya denominación incluyera las palabras mezcal o tequila aún y cuando no se incluyeran en el apartado de leyendas y figuras no reservables.
Posteriormente, el criterio cambió para evitar que se concediera protección a las palabras tequila o mezcal a pesar de que formaran parte de la denominación o la etiqueta, siempre y cuando se incluyeran en el apartado de leyendas y figuras no reservables.
Como resultado de lo anterior, durante años fueron concedidas múltiples marcas que contenían las denominaciones mezcal o tequila tanto en el nombre de la marca como en el cuerpo de la etiqueta, siempre y cuando se indicara que las palabras eran parte de los elementos no reservables de la denominación. Apenas en el año 2022 se emitieron títulos de varias marcas aún bajo este criterio.
A partir del año 2023 el criterio del IMPI fue aún más restringido y a las solicitudes que indicaban en la sección de elementos no reservables las palabras mezcal o tequila se les ha requerido la eliminación total de la representación de la marca y también del apartado de elementos no reservables bajo el fundamento de que se trata de bienes propiedad de la Nación al ser denominaciones de origen bajo el fundamento de que los artículos 13, 14, 214 fracciones II y X, 220, 221 y 225 de la LFPI y 5º del Reglamento de la LFPPI únicamente indican cuestiones de forma de presentación de las solicitudes.
En consecuencia, muchos titulares, para evitar requerimientos, han eliminado de las etiquetas presentadas a consideración la denominación de origen con intención de obtener su registro de marca más pronto, sin embargo, en la práctica deben usar sus marcas con la indicación del tipo de producto de que se trata, pues para ofrecer en el mercado estos productos debieron haber solicitado y obtenido ante el mismo IMPI la autorización de uso de la denominación de origen.
La tesis I.4o.A.75 A (10a.) del año 2013 con rubro LEYENDAS O FIGURAS NO RESERVABLES. NO SON ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA MARCA PARA EFECTOS DE SU REGISTRO indica explícitamente que dichos elementos, de concederse el registro, deben incluirse en los empaques o envases de los productos y publicidad de los servicios que ampara la marca sin que se configure algún derecho de exclusividad.[2]
Como parte del análisis realizado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo DA. 778/2012, en sesión del 8 de mayo de 2013, sostuvo que “el uso de marcas implica emplear indicadores que no forman parte de estas ni pueden considerarse de uso exclusivo. No se pide ningún derecho respecto de las Leyendas y figuras no reservables, puesto que deben incluirse por decisión del titular o requerimiento de una disposición jurídica como puede ser la Ley General de Salud y otras que regulan el etiquetado de productos para cumplir con normas oficiales mexicanas.”
“El uso de las marcas implica el empleo de indicadores que se consideran obligatorios, en algunos casos y conveniente en otros, en la inteligencia de que no forman parte de aquéllas ni pueden considerarse de uso exclusivo por sus titulares. Las leyendas o figuras no reservables son aquellos signos o expresiones impresas en el ejemplar del producto o en la publicidad de servicios y que, a solicitud del interesado, respecto de las cuales no se pide ningún derecho en tanto normalmente constituyen signos de uso común o se exponen por mandato de la autoridad. Estos elementos han de incluirse en la presentación de los productos o en la publicidad de los servicios que ampara una marca, ya sea por decisión del titular de esta o en cumplimiento a determinadas disposiciones jurídicas, por ejemplo, las relacionadas con la salud y la métrica y, por tanto, no son aprovechables de manera exclusiva. Ejemplo de esto lo tenemos en los artículos 210 a 213 de la Ley General de Salud, 1o. y 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, que regulan el etiquetado de productos, los cuales deberán cumplir con normas oficiales mexicanas y, en el caso de alimentos y bebidas alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.”[3]
Lo importante de esta tesis es que atendía a las normativas no solo de la Propiedad Intelectual al mencionar los artículos 113 y 115 de la Ley Federal de la Propiedad Industrial sino que también daba cumplimiento a las disposiciones en materia de comercio, salud, medio ambiente y métrica tomando en cuenta la salvaguarda del bienestar del público consumidor al facilitar la apreciación de las características del producto o servicio mediante dicha información sobre la naturaleza del producto, valor nutricional, fórmula, contenido neto, calidad y riesgos para la salud. La marca no era el único signo que podía formar parte de la presentación o publicidad de productos y servicios, pues el criterio consistía en que las leyendas y figuras no reservables, a pesar de aparecer, no eran parte integrante de la marca, entonces no se les atribuía un uso exclusivo.
“Los productos alcohólicos deben seguir normativas en el área de la salud y la métrica. Por ejemplo, especificaciones sanitarias, etiquetado sanitario y comercial exige que, en la superficie principal de exhibición, debe aparecer cuando menos el nombre o la denominación genérica del producto.”
En virtud de lo anterior, quedaba claro que el apartado de elementos no reservables en una solicitud de marca estaba destinada precisamente a señalar los elementos que no buscan protección. Sin embargo, como indica la tesis referida, los productos alcohólicos deben seguir normativas en el área de la salud y la métrica. Por ejemplo, en el caso del mezcal el numeral 9.1.4 de la NOM-142-SSA1/SCFI-2014 respecto de Bebidas alcohólicas, sus especificaciones sanitarias, etiquetado sanitario y comercial exige que, en la superficie principal de exhibición, debe aparecer cuando menos, el nombre o la denominación genérica del producto.[4]
Asimismo, la Norma Oficial relativa a Mezcal la NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones[5] indica que las etiquetas para venta nacional deberán incluir entre otras: la marca, leyendas como “mezcal”, “mezcal artesanal” por categoría, clase de mezcal, sea “blanco” o “reposado”, tiempo de maduración, indicación del porcentaje de maguey o agave, volumen de alcohol, nombre de uso común del maguey o agave empleado y especies utilizadas, indicación de Denominación de origen protegida y Hecho en México.
a) Marca en la superficie principal de exhibición.
b) La leyenda: “Mezcal”, “Mezcal Artesanal” o “Mezcal Ancestral” según su categoría, en la superficie principal de exhibición, debiendo incorporar exclusivamente una de ellas y de manera aislada de la marca con la que se distinga el producto.
c) La leyenda: “joven” o “blanco”, “madurado en vidrio”, “reposado”, “añejo”, “abocado con” o “destilado con” según su clase, en la superficie principal de exhibición, debiendo incorporar exclusivamente una de ellas y de manera aislada de la marca con la que se distinga el producto.
d) Únicamente el mezcal madurado en vidrio y añejo, debe manifestarse el tiempo de maduración y añejamiento en años cumplidos utilizando sólo números enteros, en la superficie principal de exhibición.
e) La leyenda: “100 % maguey” o “100% agave”, en la superficie principal de exhibición.
f) Contenido neto, en la superficie principal de exhibición, de acuerdo con lo establecido en la NOM030-SCFI-2006.
g) Por ciento de alcohol en volumen a 20 °C, en la superficie principal de exhibición, debiendo aparecer a simple vista y debe abreviarse % Alc. Vol.
h) El nombre científico o tradicional (de uso común) del maguey o agave empleado.
i) En el caso de haber utilizado 2 o más especies de magueyes o agaves, se deben enumerar en orden cuantitativo decreciente.
j) La leyenda: denominación de origen protegida, en letras mayúsculas, en un tamaño cuando menos de 3 mm.
k) El nombre del estado de la República mexicana en donde fue producido el Mezcal.
l) Nombre o razón social, domicilio fiscal y RFC de productor autorizado envasador o comercializador titular.
m) Cada envase debe llevar grabada o marcada la identificación del lote al que pertenece que permita su rastreabilidad, debiéndose expresar en la etiqueta o en la botella. Se permite su presentación por escritura a mano de manera claramente legible, visible e indeleble para el consumidor. Asimismo, para su identificación es aplicable el inciso 9.3.4.3 de la NOM-142-SSA1/SCFI-2014.
n) La leyenda Hecho en México o Producto de México o el gráfico de indicación de procedencia es información opcional.
Por lo tanto, el teérmino mezcal que se incluye en la etiqueta tiene como finalidad informar al público consumidor un aspecto general del producto del que versa la marca, siendo un elemento tanto descriptivo como indicativo de la especie del producto de que se trata. Pudiera indicarse también como aguardiente de agave, pero un comprador usual o medio preferirá siempre el contenido de una botella que explícitamente indique que se trata de mezcal.
“El término mezcal que se incluye en la etiqueta tiene como finalidad informar al público consumidor un aspecto general del producto del que versa la marca, siendo un elemento tanto descriptivo como indicativo de la especie del producto de que se trata.”
En contraste, otra tesis menciona que corresponde al IMPI resolver si las leyendas y figuras no reservables son relevantes para el otorgamiento de una marca, cuyo rubro indica: MARCAS. PARA SU REGISTRO, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O, EN SU CASO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DEBE DETERMINAR SI LAS FRASES NO RESERVABLES INDICADAS EN LA SOLICITUD RELATIVA RESULTAN RELEVANTES PARA EFECTOS DE LA INTEGRACIÓN DEL SIGNO EN ESTUDIO Y SI PUEDEN SER SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN CON ALGUNO YA REGISTRADO. En esta se señala que la inclusión de frases no reservables para efectos de uso de marca constituyen un elemento integrante de esta y corresponde al IMPI o al TFJFA determinar en caso de un reclamo si la frase resulta relevante para efectos de la integración del signo en estudio y si puede ser semejante en grado de confusión a otro ya registrado[6].
Es importante considerar que en el año 2014 se emitió una contradicción de tesis en donde el punto de contradicción consistía en evaluar si las leyendas y figuras no reservables eran parte integrante de la marca y resolviendo que las leyendas y figuras no reservables no son elementos integrantes de la marca, para efectos de registro, al carecer de identidad marcaria.
En la emisión del presente rubro: MARCAS REGISTRADAS. LAS LEYENDAS O FIGURAS CUYO USO NO SE RESERVA, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SON ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA MARCA PARA EFECTOS DE SU REGISTRO, AL CARECER DE PODER DISTINTIVO Y ENTIDAD MARCARIA.[7] El pleno en materia Administrativa del Primer Circuito llegó a esta determinación al considerar que el derecho subjetivo surgido de la exclusividad de uso de la marca no incluye a los aspectos no reservables los cuales carecen de poder distintivo y se refieren a aspectos generales.
“No debería impedirse por parte de la autoridad la inclusión de denominaciones de origen dentro del apartado de leyendas y figuras no reservables toda vez que no se está solicitando protección o un derecho de uso exclusivo de los mismos y para efectos de uso de marca.”
En conclusión, no debería ser emitido un impedimento por parte de la autoridad en relación con la inclusión de denominaciones de origen dentro del apartado de leyendas y figuras no reservables toda vez que no se está solicitando protección o un derecho de uso exclusivo de los mismos y para efectos de uso de marca, los elementos reservables no forman parte de la misma, tomando en cuenta que la autorización de uso de la denominación es un trámite aparte, que no debe impedir el otorgamiento de la marca. Podría decirse que la inclusión de denominaciones de origen en el apartado de leyendas o figuras no reservables merece la consideración de una excepción de uso leal descriptivo de la denominación.
[1] D.O.F. 28/11/1994 RESOLUCION mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre.
[2] Consultable en la página 1190, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, registro IUS: 2005192, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Administrativa.
[3] SCJN. “Precedente (Sentencia). MARCAS REGISTRADAS. LAS LEYENDAS O FIGURAS CUYO USO NO SE RESERVA, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SON ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA MARCA PARA EFECTOS DE SU REGISTRO, AL CARECER DE PODER DISTINTIVO Y ENTIDAD MARCARIA”. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/25200.
[4] Diario Oficial de la Federación 23 de marzo de 2015.
[5] Diario Oficial de la Federación 18 de agosto de 2016.
[6] Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitiera la tesis: I.7o.A.90 A (10a.), consultable en la página 2176, Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS: 2003307, materia administrativa.
[7] MARCAS REGISTRADAS. LAS LEYENDAS O FIGURAS CUYO USO NO SE RESERVA, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SON ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA MARCA PARA EFECTOS DE SU REGISTRO, AL CARECER DE PODER DISTINTIVO Y ENTIDAD MARCARIA Registro digital: 25200 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2014. Décima Época Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo II, página 1302 Instancia: Plenos de Circuito, disponible en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/25200
