¿Qué es la propiedad intelectual?
La propiedad intelectual es toda creación del intelecto humano, se divide en propiedad industrial y propiedad intelectual, en la propiedad intelectual están los derecho de autor y variantes vegetales, mientras que en la propiedad industrial están las patentes, las marcas y las indicaciones geográficas. La propiedad intelectual la encontramos en nuestro día a día, la regadera con la que me baño en la mañana en el pasado fue una patente, ahora puede ser un diseño industrial, el periódico tiene derechos de autor, el diseño de un traje también tiene derechos de autor. Existen marcas que cuentan con varios tipos de propiedad intelectual, al final es importante saber que no basta con la marca de un producto, es mejor tener un diseño industrial, una marca tridimensional o algo que le dé mayor valor al producto o servicio.
Hay mil razones para hacer crecer tu idea, por ejemplo, Coca-Cola, la marca mixta, cuenta con el diseño industrial de la botella, con la marca tridimensional de la botella donde es recomendable tener la marca tridimensional porque se puede renovar cada diez años y la marca industrial pasa a dominio público en cierto tiempo. Hay que trabajar con el abogado especialista de propiedad intelectual para implementar estrategias para que nuestros productos tengan validez por tiempo extendido.
“Existen marcas que cuentan con varios tipos de propiedad intelectual, al final es importante saber que no basta con la marca de un producto, es mejor tener un diseño industrial, una marca tridimensional o algo que le dé mayor valor al producto o servicio.”
Los productos más vendidos de las empresas digitales más importantes son los mayordomos cibernéticos como Siri, Alexa y Cortana. Esto demuestra que las empresas que tienen más propiedad intelectual son las que tienen mayor valor, por ejemplo, Alexa, el mayordomo cibernético con más ventas, cuenta con un diseño industrial, Echo, el software está protegido, mientras que las habilidades, toda la funcionalidad de Alexa, están protegidas por una patente, cada vez los productos se vuelven más importantes en nuestro día a día y cuentan con todo tipo de derechos de propiedad intelectual e industrial, tienen una patente, cuentan con una marca, un software, lo que les da un valor agregado al producto y a la marca.
La patente de Alexa en Estados Unidos se llama Dialog Management and Item Fullfillment Using Voice Assistant System. En ocasiones, el cliente quiere registrar una marca, pero no han realizado un debido compliance, tener una patente otorga un monopolio en la industria y un valor agregado importante. Por su parte, el Apple Watch cuenta con más de 31 patentes, además de un software por el interfaz gráfico, marca, diseño industrial, funcionalidad de reloj, etc.
Si mi empresa cuenta con intangibles como marcas, patentes que le den un plus, por supuesto que va a valer más. Los corredores públicos entran en estos temas y la gente debe entender que cuando se hace un due dilligence lo primero que considera un abogado en casos de propiedad intelectual transaccional son temas relacionados con la propiedad intelectual porque en el momento en que tu producto tiene otros productos de esta índole el valor de la empresa se eleva considerablemente. La mayoría de las empresas que han generado el mayor número de dinero en los últimos años están relacionadas con el ámbito digital.
Cambios de paradigmas
La mayoría de nosotros contamos con un celular con el cual podemos escuchar la música que nos gusta, sin embargo, no nos enteramos lo que hay detrás de propiedad industrial. Un ejemplo de peer to peer era la empresa Napster, la plataforma en la que podías descargar música gratuitamente, sin embargo, al final Napster no hizo un due dilligence de derechos de autor el cual le hubiera permitido tener los derechos sobre las canciones. En el 2000 Napster contaba con 85 millones de usuarios, en 2001, un juez emitió una orden para que los servidores de Napster cerraran por violar derechos de autor y la empresa tuvo que pagar una multa de 26 millones de dólares. En 2011, Napster se fusiona a Rapsody, una empresa similar a Napster que había dado los pasos pertinentes para poder utilizar música de forma legal.
El cambio tecnológico motivó una revolución en los métodos de protección de la propiedad intelectual porque en sus inicios Napster contaba con un modelo computacional simple, el usuario entraba a la página, descargaba la música que quería las veces que deseaba, era un modelo vertical. Luego la tecnología peer to peer facilitó los portales de piratería donde los usuarios se conectaban entre sí y el software permitía intercambiar archivos entre ellos.
Ahora, la realidad es Spotify porque cuenta con alrededor de 400 millones de usuarios, 165 millones de ellos pagan servicio Premium y finalmente se volvió un negocio redondo porque el usuario paga por el servicio de música, además, el artista recibe un pago por sus canciones y la plataforma obtiene otro es decir, Spotify logró consolidar una plataforma que protege los intereses de todos los involucrados en el negocio. Napster fue el inicio, con el tiempo se modificaron los criterios, si no innovas a tu empresa en todos los niveles, entonces te pierdes. Gracias a la innovación, Spotify es el líder en su ramo, otras empresas similares le compiten, pero no se comparan con Spotify.
“Spotify se volvió un negocio redondo porque el usuario paga por el servicio de música, además, el artista recibe un pago por sus canciones y la plataforma obtiene otro, es decir, Spotify logró consolidar una plataforma que protege los intereses de todos los involucrados en el negocio.”
Una de las patentes más interesantes de Spotify es Car View, el cual permite escuchar música cuando el usuario maneja el auto, Car View tiene patente que incluye sus funciones, el sistema para pasar de canción en canción, el método para controlar la música, el diseño cuenta con derechos de autor, etc. Los usuarios se dan cuenta de que la propiedad intelectual es un most, antes era un comodity, ahora lo tenemos que ver, lo tenemos que hacer.
Reformas a la Ley de Propiedad Industrial de 2018
Antes de la reforma de 2108 teníamos marcas nominadas, Chewbacca; innominadas, Apple, Twitter, etc.; mixtas, Star Wars, con denominación y diseño; tridimensionales, la forma de un producto; y avisos comerciales, slogans. A partir de 2018 se agregan marcas no tradicionales que permiten al consumidor tener una protección mayor en nuestra legislación: signos holográficos, holograma de American Express; sonidos, LucasFilm; olores, Bubble Gummers; trade dress, la imagen comercial, este último es relevante porque es importante educar a nuestra autoridad en relación con cuestiones digitales, nosotros siempre consideramos la imagen comercial como, por ejemplo, la tienda de Apple que son iguales todas, o en Starbuks, es importante decir a la autoridad que no solo los espacios mercantiles pueden contar con un trade de imagen comercial. En este último rubro entran páginas de internet y aplicaciones, por ejemplo, nosotros podemos distinguir claramente la página de Mercado Libre de la de Amazon.
“A partir de 2018 se agregan marcas no tradicionales que permiten al consumidor tener una protección mayor en nuestra legislación: signos holográficos, holograma de American Express; sonidos, LucasFilm; olores, Bubble Gummers; y trade dress, la imagen comercial.”
El trade dress está considerado dentro de las marcas no tradicionales y se solicita la protección del mismo ante el IMPI, lo que se protege en una página de internet en este caso es la imagen misma de la página de internet, los aspectos que distinguen esa página de las demás, esto es lo que le brinda la posibilidad de obtener un registro marcario y la imagen comercial del mismo. La imagen comercial en el entorno digital es importante, hace algunos años tuve un caso de un cliente a quien le recomendé proteger su página con una imagen comercial porque existe la distintividad adquirida que es cuando el usuario puede determinar solamente con un vistazo el secundary meaning.
Antes de la reforma de 2018 se podía presentar una infracción administrativa con respecto a la competencia desleal, que se presenta cuando existen aspectos similares entre dos marcas como signos distintivos, elementos operativos, imagen, etc., que provocan confusión en el consumidor. Tras la reforma, la imagen comercial es una marca no tradicional, por lo tanto, ya se puede encuadrar en una fracción marcaria sin recurrir a la competencia desleal.
Tuvimos el caso de un cine cuyos clientes pagaban la entrada a través de otra aplicación que no tenía nada que ver con el cine, es decir, investigaron el algoritmo del cliente y utilizaron su imagen comercial para obtener un lucro. Nuestro argumento ante la autoridad fue que había una clara competencia desleal, en primer lugar, la otra empresa utilizaba signos distintivos de nuestro cliente, en segundo lugar, hacía pensar a los compradores que el cine tenía relación con esta aplicación. En este caso la reforma es positiva con el asunto de la imagen comercial porque se puede encuadrar mucho más fácil el asunto, fue difícil hacerlo antes de la reforma. El responsable era un joven de 16 años que no tenía idea de que estaba violando derechos de propiedad intelectual e industrial.
En 2016, el Tribunal Federal de EE. UU. decidió, en el caso Millenium Labs vs. Ameritax, empresas que se dedicaban a la industria de resultados de exámenes de orina, que un diseño visual de un informe digital podía considerarse una imagen comercial porque la apariencia de los exámenes de orina eran similares y el consumidor asociaba uno con el otro, al final el asunto se centró en el trade dress y si la apariencia digital era funcional o no.
Soluciones digitales como alternativas extrajudiciales a controversias de propiedad de PI
Las páginas de internet empiezan a voltear a esta opción por la proliferación de piratería. Hay plataformas que son intermediarios en venta de productos, es decir, hay tantas herramientas para superar estas diferencias que van en contra de la PI. Por ejemplo, En Facebook existe la opción de hacer un reporte de violación de PI, si puedes comprobar que cuentas con un derecho de propiedad intelectual y te está afectando en menos de 30 minutos resuelves el problema con esta herramienta sin recurrir a la autoridad.
La influencia del derecho anglosajón de copyright en el marco de las reformas a la LFDA y la LFPPI
La ley se hizo acorde con el T-MEC y otros tratados, en EE. UU. el estudio se enfoca en los casos que se han llevado sobre el tema, en México lo primero que debes aprender es la ley sobre los mismos temas, estudiar los casos directamente te da un plus. No cambia el common law del derecho civil en México, pero se están retomando figuras y el argumento principal es la nueva ley que se apresuró a ser autorizada por el T-MEC cuando se debieron haber discutido algunos cambios entre la autoridad, despachos e iniciativa privada. El protocolo de Madrid es una muestra clara de la influencia del derecho anglosajón en México, nadie lo aceptaba hasta que EE. UU. obligó a hacerlo. Luego vienen las oposiciones de marcas que en EE. UU. son un litigio y son muy caras, mientras que en México no son tan complejas.
Cada vez que se aprueban reformas a leyes o nuevas leyes surgen colectivos o ciberactivistas en internet en contra de estas. Lo que ocurre es que la gente está malinformada, debemos estar bien educados en relación con la materia. Mucha gente registra marcas a su nombre, tiene un socio en otro país con la misma marca desde hace años, se pelea con el socio quien viene a México a cobrar regalías por la marca y al final pierde la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Es importante planear bien un negocio junto con los socios porque incluso terminan surgiendo problemas con ellos mismos, si no se planea con anticipación lo que puede suceder en algunos escenarios puede terminar mal, sobre todo cuando hay de por medio dinero.
Ley Federal a la Protección de la Propiedad Industrial 2020
Después de la reforma de 2020 el IMPI se convierte en un organismo fiscal autónomo lo que le da mucho poder a la autoridad, las opciones que otorga en IMPI en caso de daños y perjuicios es de mucho trabajo para los despachos porque esa responsabilidad debería tenerla el Poder Judicial y no una autoridad administrativa. Anteriormente, si había una infracción relacionada con daños y perjuicios en derechos de autor se podía ir por lo civil, con la injerencia del IMPI un asunto tardará más tiempo en resolverse. La pregunta es ¿cómo va a determinar el IMPI el valor de los daños y perjuicios?
En Estados Unidos, cuando solicitas una marca entras en un tema de oposición y cuando te otorgan el registro de la marca debes presentar el specimen of use, al que le han puesto diversos candados porque los chinos quieren apropiarse de varias cosas. En México el registro o continuar con el mismo se otorga a protesta de decir verdad en el uso de los productos y servicios. Las nulidades o caducidades parciales son un aspecto relevante en este caso, ocurren cuando tenemos el registro de una marca que se utiliza en otras clases y si no se puede comprobar el uso en una de esas clases, se retira.
En cuanto a los secretos industriales, el know how representa al negocio, el claro ejemplo es la franquicia, si se hace un contrato de franquicia el know how es lo que le estoy dando a la persona que le entra al negocio. El negocio ya está comprobado y lo que vendo es ese negocio. La última reforma le da una protección mayor al secreto industrial.
En el secreto industrial ahora incluye a la persona que ejerce el control legal sobre el mismo, un término que no existía en la ley anterior con lo que robustecieron este tema. Lo mismo sucedió con los daños porque antes decían que si contratabas a una persona con el objetivo de apropiarte de los conocimientos que tuviera de otro empleo, podrías ser acreedor a daños y perjuicios, ahora se referirá a lo que diga la ley. Anteriormente era casi imposible comprobar en secreto industrial tanto en el IMPI como en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI).
De los siete elementos necesarios para comprobar el secreto industrial eliminaron uno para comprobarlo, donde decía que el secreto industrial debe estar referido a la naturaleza de los productos, las características de los contratos, etc., precisamente para facilitar que se pueda comprobar la apropiación del secreto industrial.
Entrevista con José Antonio Arochi, Asociado en Arochi & Linder, dirigida por Janet Huerta y Joel Gómez para Abogado Digital.
José Antonio Arochi, Asociado en Arochi & Linder.
