Las solicitudes de declaración administrativa de cancelación nacieron por la necesidad de evitar que existan marcas genéricas de los productos que protegen y para evitar que el consumidor deje de apreciar su distintividad. No ejercer este procedimiento podría llevar a su desaparición en algunos años.
Hablar de las solicitudes de declaración administrativa de cancelación en México es tan complejo como intentar explicar qué es el cielo y por qué es azul. Es una figura en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) que a pesar de las múltiples reformas que ha sufrido desde 1994, no ha podido tener el impacto esperado cuando la marca registrada se ha convertido en genérica.
La LFPPI establece que quien se encuentre interesado en solicitar la cancelación de una marca, debe aportar las pruebas para acreditar que el titular provocó o toleró que se transformara su marca en una denominación genérica.
El problema surge cuando se debe explicar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por qué consideramos que una marca se ha vuelto genérica y cómo se acredita, primero debemos atender la definición de la LFPPI: “Artículo 261. Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique”.
De conformidad con lo anterior, es preciso señalar que la LFPPI establece que quien se encuentre interesado en solicitar la cancelación de una marca, debe aportar las pruebas para acreditar que el titular provocó o toleró que se transformara su marca en una denominación genérica, sin embargo, como muchas leyes en México no señala cuales son las formas de acreditar dicha situación.
Debido a la complejidad que implica presentar una solicitud de declaración administrativa de cancelación de marca ante el IMPI, son pocos los procedimientos que se inician, incluso cuando encuentras un asunto que en número de expediente contiene la letra K (forma en que el IMPI identifica estos procedimientos) resulta extraño, por lo que son los llamados unicornios de la propiedad industrial, pocos los han visto y pocos les creen a los que afirman que lo vieron.
Por un lado, la defensa de una cancelación de marca resulta menos complicada que iniciarla, toda vez que, solamente (como lo refiere la LFPPI) debes acreditar que se han realizado acciones para evitar que la marca se convierta en genérica. Tal vez estas acciones no han tenido mayores efectos en cómo la población percibe tú marca, pero al final cumples con lo que establece la ley para que no cancelen la marca.
Tan sencillo resulta que hace varios años los titulares de las marcas Klennex y Pritt publicaron comerciales en la televisión, en el radio y en revistas impresas en donde explicaban al público la diferencia entre las marcas y el producto, con el propósito de educar nuevamente al consumidor, sin embargo, estas campañas fueron olvidadas rápidamente y todo quedó en una anécdota.
El titular de la marca debe realizar labores preventivas para evitar se actualice la hipótesis de la cancelación, sin embargo, la Ley no refiere cada cuánto tiempo se deben realizar las acciones por lo que se entiende que incluso si las realizas por lo menos una vez has salvado tu marca.
Otra forma de evitar la cancelación es presentando oposiciones a las solicitudes de marca que incluyan la marca o una semejante en grado de confusión, con el fin de evitar que existan varios registros que contengan dicha denominación y que el IMPI la considere genérica o de uso común, mismas que se convirtieron en la primera línea de defensa para proteger la marca registrada.
Por lo anterior, es evidente que el titular de la marca debe realizar labores preventivas para evitar se actualice la hipótesis de la cancelación, sin embargo, la Ley no refiere cada cuánto tiempo se deben realizar las acciones por lo que se entiende que incluso si las realizas por lo menos una vez has salvado tu marca, como los casos antes mencionados.
Respecto de la otra cara de la moneda, las acciones para el ataque a una marca por considerarla genérica o de uso común se encuentran menos definidas considerando que la propia LFPPI y sus predecesoras han sido omisas en regular esta figura debido a que desde la derogada Ley de la Propiedad Industrial (LPI) publicada en 1994 no se han determinado lineamientos de forma clara sobre cómo iniciar este procedimiento administrativo. Por lo cual, para iniciar un procedimiento ante el IMPI se debe realizar un doble esfuerzo desmenuzando la causal establecida en la LFPPI, acudiendo a la Doctrina para encontrar las definiciones que se omitieron tanto en la LFPPI como en su Reglamento, así como a los precedentes emitidos por el IMPI en sus resoluciones administrativas.
Sin embargo, se debe tener cuidado al ofrecer pruebas, ya que puede resultar fatal señalar que en el mercado la inmensa mayoría, incluyendo el actor en un procedimiento, utilice la marca como una designación del producto signifique que sea genérica y haya perdido su carácter distintivo, pues esas pruebas pueden utilizarse en su contra en una solicitud de declaración administrativa de infracción por parte del titular del registro marcario.
Finalmente, podemos resumir que la Solicitud de Declaración Administrativa de Cancelación ha sido una figura olvidada en la legislación, pero también por los litigantes de la materia, debido a que pocas acciones se han iniciado, por lo tanto, existen pocos precedentes en la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el Poder Judicial.
Se debe tener cuidado al ofrecer pruebas, ya que puede resultar fatal señalar que en el mercado la inmensa mayoría, incluyendo el actor en un procedimiento, utilice la marca como una designación del producto signifique que sea genérica y haya perdido su carácter distintivo.
