Una marca es un signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección. Su función es distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado para identificar su origen empresarial[1].
Por regla general, el carácter distintivo de una marca es inherente o intrínseco dentro de las limitaciones de lo que constituye una marca conforme a los artículos 170 a 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial [2]. Sin embargo, cuando no puede cumplir esta función por un impedimento legal, excepcionalmente es posible que lo adquiera mediante el significado secundario.
Esta figura jurídica se encuentra reconocida en la propiedad intelectual internacional desde la Convención de Washington de 1929[3] que a la fecha no ha sido ratificada por el Senado, su propósito es reivindicar la aptitud distintiva de marcas que por defecto no la poseen al demostrar cómo su uso apropiado y continuo en el mercado ha permitido que los consumidores asocien el producto o servicio que las porta a un origen empresarial.
En México, se agregó a la Ley anterior en la reforma del 18 de mayo de 2018[4] y actualmente se encuentra regulada en el antepenúltimo párrafo del artículo 173 de la Ley actual, lo cual permite solicitar el registro de marcas usualmente prohibidas en sus fracciones I a VI.
Aunque a la fecha la Ley no tiene Reglamento, los tratados internacionales suscritos por México y el derecho comparado establecen un alto estándar para demostrar la existencia del vínculo entre el titular y el consumidor a través de la marca con pruebas cuantitativas, sean directas, indirectas o circunstanciales respectivamente, que se ajusten a los siguientes criterios:
CRITERIOS | PRUEBAS |
*Tiempo y modo de uso de la marca | Registros previos nacionales o extranjeros[1], declaración de uso, y muestras de la manera en la que se usa la marca en el mercado como el etiquetado o la publicidad. |
*Esfuerzos o acciones para crear una conexión consciente entre la marca y su titular en el consumidor. *Medida en que el consumidor identifica el producto o servicio de la marca *Promoción del negocio del titular | Muestras de material promocional como publicidad en eventos o publicaciones en revistas, testimonios, entrevistas, encuestas, estudios de mercado, lista de clientes, volumen total de ventas, valor en el mercado de la marca, participación en el sector o industria de la marca. |
En conclusión, la obtención de registros mediante la aplicación de la figura es un ejemplo de la efectividad del derecho comparado e internacional auto-aplicativo para subsanar las omisiones del derecho interno.
[1] Artículo 171 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Consulta: 13 de agosto de 2021. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pd
[2] Idem.
[3] Artículo 3 de la Convención General Interamericana Sobre Protección Marcaria Y Comercial, Consulta: 13 de agosto de 2021. Recuperado de: https://wipolex.wipo.int/es/text/501191.
[4] Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, Consulta: 13 de agosto de 2021. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXIII/239_DOF_18may18.pdf.
[1] Manual de procedimientos de examen de marcas registradas, Consulta: 13 de agosto de 2021. Recuperado de: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1200d1e10380.html.