La Reparación del Daño y la Adecuada Aplicación del Artículo 216 de la Ley Federal de Derechos de Autor

El pasado lunes 11 de julio, se inauguró en la Universidad Ius Semper las Jornadas Académicas dentro del marco del evento “El Mes de la Propiedad Intelectual”, donde se llevaron a cabo paneles y entrevistas con especialistas para discutir y analizar la aplicación de la ley frente a los retos que generan las nuevas prácticas sociales y comerciales derivadas del crecimiento de la economía digital.

En esta primera entrevista, el coordinador general del evento, el Mtro. Jaime Limón, profesor de la Ius Semper y especialista en la materia, entrevistó al Licenciado Roberto Arochi, Presidente de la Comisión de Propiedad Industrial de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), para conocer la correcta aplicación del artículo 216 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Antes de iniciar la entrevista el Maestro Jaime Limón comentó que se enfocaría en la reparación de cierto tipo de daños y la aplicación, que puede ser compleja para algunos abogados e incluso jueces, del artículo 216 Bis de la Ley Federal de Derechos de Autor.

JAIME LIMÓN (JL). INICIAMOS CON LAS ANTECEDENTES, CON LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES, ¿CUÁNDO Y POR QUÉ SE INCORPORÓ LA VÍA CIVIL COMO OBSERVANCIA PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL?

Roberto Arochi (RA): es importante establecer una diferencia entre los derechos de propiedad industrial y los derechos de propiedad intelectual en estricto sentido. Es importante señalar que este paraguas que llamamos propiedad intelectual comprende dos áreas: 1) el área de derechos de propiedad industrial, donde están las marcas, patentes, avisos comerciales, denominaciones de origen; y 2) la propiedad intelectual, donde están los derechos de autor. La propiedad intelectual no comprende únicamente los derechos de autor, aunque es un sinónimo.

¿Por qué se incluye la vía civil? Durante un siglo lo que sucedía para los titulares de derechos de propiedad intelectual era una sanción administrativa donde prevalecía el tiempo y el esfuerzo para lograr una multa para que dejaran de explotar su marca o de reproducir su derecho de autor. Esas voces por parte de los titulares de propiedad intelectual exigieron una tercera vía porque la vía penal ya se había cortado con el NAFTA, y que era realmente solo para asuntos de marcas y ya no había posibilidad de acciones penales en lo que se refiere a las patentes.

Independientemente de que en los diversos sistemas en lo referente a resarcir un daño o un perjuicio siempre se hace a través de una vía civil, en términos generales en Estados Unidos y en Europa utilizan una vía civil, se considera que no se debe utilizar una vía penal, se están tratando aspectos comerciales, los cuales se tienen que discutir desde una vía civil. Entonces se incorpora en el NAFTA la obligación por parte de México para incorporar una vía civil de reclamo de daños y perjuicios, para contar con vías similares a Canadá y EE. UU. Esta es la base para poder establecer en principio la vía civil y el reclamo de daños y perjuicios.

El objetivo de la ley es que alguien pueda iniciar una acción civil en un foro civil y no en uno administrativo para terminar en uno civil. Aquí es donde inician los problemas de interpretación y de aplicación de los artículos relacionados con los daños y perjuicios. De esta manera iniciaron las extorsiones, por ejemplo, la marca de comida rápida, MacDonald’s, sacó a la venta una hamburguesa mexicana en el mes de septiembre, cuya única característica era que tenía aguacate. Una persona que contaba con un registro en Chihuahua buscó un abogado civilista para meter un reclamo por daños y perjuicios con base en un artículo que técnicamente no establecía que se debía establecer primero un procedimiento administrativo y luego ir a un procedimiento civil de reclamo de daños y perjuicios. Ahí inicia el litigio en donde al final lo que logra la hamburguesa mexicana es establecer que se vendieron 1,000 hamburguesas mexicanas a través de los tickets, porque ni siquiera hay facturas, y después de 12 años se paga el 40 % de esa venta. Desgraciadamente no hubo discusión en torno a si hamburguesa mexicana era un término registrable, hubo un mal manejo y terminó en una indemnización por causa de las hamburguesas mexicanas.

Después surgieron casos similares, como los de American West y Scotiabank; en 2004 llega a la Corte un asunto donde el Ministro Silva resuelve una contradicción por parte de dos colegiados donde se establece que la verdadera interpretación y aplicación de ese artículo era que se tenía que seguir un procedimiento administrativo para que el ente experto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), definiera si hay un hecho ilícito que no se iba a demostrar dentro de un juicio civil, sino que la Corte consideró, sin que el artículo lo estableciera, que se necesitaba agotar el procedimiento administrativo, y ahí cortaron los brazos por los casos de extorsión, por los casos que no eran realmente entre competidores, en los casos donde se podía reclamar el aspecto de resarcir lo ganado por parte de aquellos que usaban de forma indebida una marca, una patente, la reproducción de derechos de autor. Fue poco sano porque esa no es la lectura y si analizamos la sentencia de la Corte tampoco interpreta el artículo, dice: “esto se tiene que hacer”, y así fue como cambió la temática y el no cumplimento a un NAFTA.

JL: EN CUANTO AL CASO DE MACDONALD’S Y LAS HAMBURGUESAS MEXICANAS TENGO DOS PREGUNTAS, ¿LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SE RECLAMAN SOBRE PRODUCTOS O SERVICIOS NO AUTORIZADOS? EN CUANTO A LOS TICKETS SURGE UNA DUDA CON RESPECTO AL NEXO CAUSAL.

RA: Definitivamente, en la estructura de daños y perjuicios siempre vas a tener un registro marcario, una patente, un derecho de autor y un nexo causal, un nexo con un producto o servicio. Si no se tiene, no se puede tener un verdadero reclamo del daño y perjuicio. En el caso de las hamburguesas mexicanas era claro que el producto era la hamburguesa mexicana de MacDonald’s de las que se tuvo que contar cuántas hamburguesas se habían vendido. En una patente es el producto o artículo que se define con base en los libros contables, ¿cuántos vendiste?, ¿cuál era el precio de los productos? De esta base se calcula el porcentaje. En relación con los derechos de autor es complejo porque hay obras en las que no se puede determinar que existe un producto, sino posiblemente sea una fotografía o música, donde se debe determinar qué es lo que se ha vendido.

JL: SI NO HABLAMOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESTRICTO SENTIDO, SINO DE UN DERECHO JURÍDICO TUTELADO COMO PUEDE SER LA IMAGEN DE UNA PERSONA, ¿PODEMOS UTILIZAR LAS VÍAS CIVILES COMO LA DE DAÑOS Y PERJUICIOS?

RA: Definitivamente hoy tú puedes llevar a cabo estas tres vías a través de tres figuras de la propiedad industrial y derechos de autor: la vía franca, el juez civil local y un juez civil federal; finalmente, la jurisdicción concurrente da el derecho de hacerlo valer a través de esas vías. Lo más interesante es que, en lo referente a propiedad industrial, ya no es necesario que se siga el procedimiento administrativo porque se modificó la ley hace dos años. Si se va con derechos de autor es interesante porque desde el año 2000 se dio un empuje por parte de las sociedades de gestión de televisoras, artísticas, musicales, culturales que necesitaban una vía para poder resarcir sus daños y perjuicios, fueron una voz ante las cámaras, ante el Poder Legislativo de hacerlo porque no era suficiente una sanción ante una autoridad administrativa a través del IMPI que terminará con una multa insuficiente para resarcir los daños y perjuicios. Ese proceso duró tres años y a partir de 2003 se origina el reclamo de daños y perjuicios en vía directa, es decir, no tengo que ir al IMPI a obtener una resolución administrativa que acredite el hecho ilícito, sino que ya lo puedo hacer ante un tribunal civil.

JL: ¿QUÉ TAN FRECUENTE ES LA VÍA CIVIL PARA SOLICITAR ESTA RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE IMAGEN?

RA: Tenemos dos tipos de imagen, la imagen comercial que establece la Ley de Propiedad Industrial, por otro lado, la Corte ha hablado de imagen desde la perspectiva de derechos de autor de personajes artísticos. Hay claridad en lo que se entiende como imagen comercial, en la Ley de Propiedad Industrial hay artículos expresos que establecen cuál debe ser el alcance de esa imagen comercial, así como sanciones por usar esa imagen comercial, utilizar el color, la estructura, cuando hay un riesgo de asociación en donde el consumidor piensa que procede del mismo fabricante o prestador de servicios.

Mientras que en la Ley Federal de Derechos de Autor no ocurre lo mismo, muchas veces se ha querido establecer que la figura de un retrato es parte de esa imagen que dicen que está protegida por los derechos humanos, pero de forma aislada a la Ley Federal de Derechos de Autor, es decir, no puedes establecer algo que no permite la ley y lo que permite es proteger el retrato de ese personaje artístico, más no de la imagen del personaje artístico que dice la Corte que está protegido a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando realmente la naturaleza de la ley y el cumplimiento de esta deviene de una convencionalidad por parte de un tratado internacional como es NAFTA, además de otros tratados que dan la base, pero en ningún momento la Ley Federal de Derechos de Autor establece la figura de la imagen de un personaje artístico.

JL: ALGUNOS CASOS QUE VEMOS EN LA JURISDICCIÓN MEXICANA, EN EL PODER JUDICIAL FEDERAL Y SOBRE TODO AQUELLOS QUE LLEGAN A LA CORTE, MEZCLAN DIVERSAS FIGURAS, DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE IMAGEN Y DERECHOS DE AUTOR.

RA: Ahora que hablamos de la imagen de un personaje artístico a la luz de la Ley Federal de Derechos de Autor, lo único que ayudó fue poder llegar a la Corte y analizar este asunto, los casos que han llegado a la Corte ha sido por la Convención Americana de Derechos Humanos en donde, por una parte, han tratado de establecer si el artículo 216 Bis es constitucional o no, ya se dijo que sí, y también se estableció que el artículo 21 de la Convención Americana es constitucional y que hay una convencionalidad y un interés para poder llegar a la Corte. Si después de varios asuntos estás analizando el 216 de un lado y otro, hay que establecer hasta dónde llega esa trascendencia.

JL: ¿Cómo se debe aplicar el 216 Bis?

RA: Hay una diferencia entre el artículo relacionado con daños y prejuicios en propiedad industrial y en derechos de autor que es el 216 Bis. En uno está claro que se refiere a los productos o servicios no autorizados, en derechos de autor empiezan los problemas porque se tiene que hacer referencia al producto original, ¿cuál es el producto original?, por ejemplo, en una obra fotográfica ¿cuál es la obra original?, está delimitado a la fotografía, no se considera nada alrededor de esta, sino solo la fotografía. Lo que el fotógrafo y el artista autorizaron publicar es lo que debe entenderse por el producto y delimitarse a lo que es la obra. La Corte ha dicho que se debe establecer que debe haber un nexo causal entre el derecho de autor y el producto no autorizado y ese derecho de autor deviene de un producto original y si ese original es el personaje, el que crea la obra, se tendrá que establecer de esa manera y no referirse a lo que está alrededor como lo establece la Corte.

Si veo los votos concurrentes, los aislados, los votos de los últimos tres o cuatro asuntos que se han interpretado para el artículo 216 Bis, resultan claros, si tú no puedes establecer cuál es el producto original en relación con el producto no autorizado, tienes que seguir con el segundo párrafo que manda a peritos. Es decir, el mismo artículo establece dos tipos de tu sistema, el primero que te exige establecer tu producto original, tu producto autorizado y la obra protegida, de ahí debes definir si directamente puedes establecer un cálculo de un porcentaje para poder reclamar los perjuicios, si no lo puedes hacer, tienes que ir con los peritos, esta es la guía que tenemos por parte de la Corte. Como consecuencia, posiblemente en los próximos seis meses, en dos o tres asuntos, se tendrá que interpretar de acuerdo con lo establecido por varios ministros en el 2016: si no puedes aplicar un nexo causal, una afectación directa de esa violación, de tu derecho de autor, tienes que ir al segundo párrafo del mismo artículo y tienes que ir con los peritos para determinar cuánto vale tu obra y sabemos perfectamente que en las obras hay precios de transferencia, hay empresas que se dedican a licenciar esos bienes, lo único que tiene que hacer el perito es normalizar lo que se está haciendo a nivel internacional para establecer una cantidad y si no se ponen de acuerdo debe haber un perito tercero que confirme lo que han tratado de hacer los peritos de las partes.

JL: ¿EN QUÉ TIPO DE CASOS SE APLICA EL PRIMER PÁRRAFO CON LA EXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL Y QUE SE PUDIERA DETERMINAR EL 40 % QUE PERMITE EL PRIMER PÁRRAFO?

RA: Un ejemplo es una sentencia de 2019, de la Corte, de la ministra Ríos Farjat, donde la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) demanda a una discoteca, esta no sabía que estaba usando música sin autorización de los titulares. En este caso no debemos establecer si tenían poder, asumamos que la sociedad de gestión estaba legitimada para hacerlo, es decir, se deben agotar los temas de personalidad que normalmente se hace en contra del SACM. Vemos que sí hay un producto original de una disquera y un producto no autorizado que es el que se va a valorar y el que ya en ejecución tú tendrás que establecer cuántas veces se hizo la reproducción para cobrar una regalía.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia SCJN fue más allá, ya que consideró dos cosas interesantes, primero, incluir todos los ingresos que había tenido la discoteca, se incluía todo aquello que se había vendido en la discoteca porque había lo que ellos llaman un lucro directo y uno indirecto. Lo más importante de este caso, y que es el último que se ha resuelto al respecto sobre interpretación, es que la mayoría de los ministros consideraron que había una manera de establecer y desglosar qué es música, bebidas, cover, etc. Es decir, todo lo que realmente ves en la discoteca, lo que establece claramente que la Corte va en camino a señalar lo que realmente es violatorio, es decir, la música y todo lo que está alrededor de la música no tiene un efecto directo y no tiene un nexo causal porque no puedes establecer que hay un nexo causal con el cover o con las bebidas. En un caso aislado y no obligatorio, la Corte estableció que era todo. Considero que revisando los votos de los ministros involucrados en la Primera Sala pienso que lo que quieren establecer es que es necesario particularizar hacia dónde va el uso indebido, si es la fotografía, la música, el libro, la revista, hay que particularizar hacia dónde yo voy a cobrar la regalía o el perjuicio que va a ser a través de un porcentaje, considerado técnicamente como regalía.

JL: PARECE QUE ESTE TIPO DE INTERPRETACIONES SON CASTIGOS EJEMPLARES, YA QUE LOS DEMANDANTES ESTÁN LLEVANDO LAS EXIGENCIAS A NIVELES SIN LÍMITES, SIN TOPE EN CUANTO AL ALCANCE Y QUE PERMITE VINCULAR LA OBRA ORIGINAL A NIVEL DE PRODUCTO CON LO QUE COMERCIALMENTE PUDO HABER GENERADO.

RA: Es interesante que con este precedente de 2019 ya se ha establecido que es constitucional el artículo, ahora falta establecer cómo se va a interpretar el primer párrafo. Va a ser complicado para los ministros evadir que tiene que haber un nexo causal para poder aplicar el primer párrafo en forma directa. En caso de dudas de cómo aplicarlo, se debe ir al segundo párrafo, donde los peritos deben establecer el monto a pagar en relación con el producto original, la música, la fotografía, el libro, etc. Si vas a violentar a una empresa que está reproduciendo películas, no vas a incluir las palomitas ni los dulces. De acuerdo con los votos concurrentes, aunque estén de acuerdo con el proyecto, son claros y dicen: desglósalo, como dirían los americanos, haz el allocation (asignación o asociación directa)con ydel producto original.

JL: EN LA DECISIÓN QUE SE TIENE QUE TOMAR DETRÁS DE LA REGLA GENERAL DEL PRIMER PÁRRAFO Y QUE NOS PUEDE LLEVAR A LA EXCEPCIÓN QUE ES EL SEGUNDO PÁRRAFO ¿CÓMO CONSIDERA QUE LA DEBEMOS APLICAR EN NUESTROS PROCESOS? ¿CÓMO PUEDE UN PERITO DETERMINAR ESTOS ALCANCES?

RA: Actualmente, hay infinidad de empresas que se dedican a hacer ese tipo de licencias en música, fotografía, libros, etc. Un perito no tendrá ningún problema para establecer el precio. Además, hay empresas que se dedican a la actividad del precio por transferencia, una experiencia mundial de lo que vale un producto con el cual se puede determinar cuánto tienes que pagar por una obra de la que se quiere establecer un precio de venta.

JL: DE PRONTO LOS PERITOS NOS PUEDEN COMPLICAR A LOS ABOGADOS Y RECURRIR A COMPLEJAS FÓRMULAS DE APLICACIÓN MEDIANTE REGLAS ACTUARIALES, ESTADÍSTICAS O ECONÓMICAS. ¿DÓNDE PUEDEN LOS ABOGADOS MARCAR EL LÍMITE EN ESTE SENTIDO?

RA: Acuérdate que están los peritos de las partes y el tercer perito, ninguno de los tres es vinculatorio para el juez, el juez es quien deberá decidir si lo que dice el tercero es lo correcto o se asemeja más a lo que dice la parte actora o la demandante. Por lo que considero que el juez tendrá tres puntos de vista para definir el precio correcto. También algo importante, se debe establecer la temporalidad, no puedes decir, la música la usé durante cinco meses y te voy a cobrar todos los días, también debe de haber un concepto de temporalidad en el momento de los peritajes, debe de haber una conclusión de temporalidad por parte del perito.

JL: HAY CASOS QUE SE HAN VUELTO VIRALES Y FAMOSOS, COMO EL DE GAEL GARCÍA Y DIEGO LUNA, Y MUCHOS ESTUDIOSOS DEL CASO AFIRMAN, TOMANDO EN CUENTA ESTAS INTERPRETACIONES DE LA LEY, QUE SE PUEDE COBRAR SIN NINGÚN PARÁMETRO DEFINIDO CANTIDADES ILIMITADAS. OTRO CASO ES EL DE GOOGLE Y VARIOS MÁS ¿EN EL CASO DE UN JUICIO CÓMO SUGERIRÍAS ABORDAR EL ASUNTO A LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS Y JUECES LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 216 Y SUS DOS FRACCIONES? ¿QUÉ SE TIENEN QUE ANALIZAR? ¿CÓMO SE DEBE APLICAR EL NEXO CAUSAL? ¿CÓMO DETERMINAR SI VA EL PRIMER O SEGUNDO PÁRRAFO?

RA: Considero que es muy fácil,primero, tú tienes que establecer cuál es el producto original, el espíritu de la ley era establecer un producto original para compararlo con un producto no autorizado, si es el caso de un software, ahí está el producto autorizado y el no autorizado. Pero si hablamos de un artista, lo único que tiene es su obra fotográfica o partes de una obra cinematográfica, eso es lo que se debe considerar producto original y si no hay un nexo con algún producto, no toca ningún derecho de autor de algún producto, tienes que ir al segundo párrafo para calcular cuánto vale la fotografía o la reproducción no autorizada. Lo que se debe entender es que no le vas a comprar la fotografía, vas a pagar con base en una licencia donde hay porcentajes que definen claramente los precios de transferencia, la segunda es la temporalidad. Si no tienes un producto no autorizado, no puedes aplicar el primer párrafo. Tienes que recurrir al segundo.

Es importante recordar que se va a resarcir su perjuicio, lo que quiere decir que vas a pagarle por su fotografía. Si esa foto se le hubiera dado o otra persona, cuánto hubiera cobrado: diez pesos, cuántas veces se utilizó: cien veces, pues ese es el cálculo que se hace y se paga. Se paga de acuerdo con el precio que se hubiera vendido o por el número de veces que se haya utilizado por una temporalidad también.

En el caso de la discoteca en la Corte fueron más allá porque aplicaron principios de lucro indirecto relacionado directamente con la música, pero no quiere decir que vas a meter todo lo que venga alrededor porque no puede haber lucro indirecto, no puede haber lucro indirecto en cosas que no tienen el nexo causal. El precedente fue más allá, sin embargo, lo positivo fue que los demás ministros le dijeron a la ministra que proyectó que hiciera el desglose del bien que realmente no estaba autorizado.

JL: PARA CONCLUIR ROBERTO, ¿CÓMO SINTETIZAS LA FUNCIÓN DEL NEXO CAUSAL Y CÓMO DEBE ACREDITARSE EL DAÑO?

RA: Si yo no puedo demostrar que hay un producto no autorizado, que deviene de un producto original, tengo que aplicar el segundo párrafo, en este caso debo buscar dos elementos, a nivel mundial cuánto vale esa obra y licenciarla dentro de una temporalidad, dentro de esta temporalidad establecer el precio promedio con base en un estudio de precio de transferencia. En música es frecuente establecer un precio de transferencia acorde, que exista, razonable, no existe un porcentaje determinado, esta es la labor del perito. El gran responsable del peritaje es el tercero cuando no se ponen de acuerdo ni el perito del actor ni el del demandado, el tercero tendrá que ser objetivo y con un razonamiento claro para que se paguen esas obras que se usaron sin autorización. Los jueces podrían decir que no es vinculante, tú sabes que siempre el juez trata de agarrarse de algo para que no tenga responsabilidad.