Actualmente dentro del mercado las empresas promocionan sus productos y servicios a través de signos distintivos conocidos como marcas. Las marcas no tradicionales que involucran otros sentidos aparte de la vista, cobran gran relevancia debido a la inversión e implementación de estrategias comerciales innovadoras que son utilizadas hoy en día para lograr una relación asertiva con los consumidores, es decir, captar, convencer y conservar su atención a través de diversos medios de publicidad y del empleo de las mismas marcas no tradicionales.
“Con la modificación al artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) se amplió el catálogo de marcas reconocidas anteriormente, incorporándose algunas de las llamadas marcas no tradicionales como objeto de protección.”
En México, con motivo de la reforma publicada el 18 de mayo de 2018, que entró en vigor el 10 de agosto de dicho año, se modificó el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) ampliándose con ello el catálogo de marcas reconocidas anteriormente, incorporándose algunas de las llamadas marcas no tradicionales como objeto de protección, aparte de las ya existentes o tradicionales como son las: nominativas (Calvin Klein),[1] innominadas (Nike),[2] tridimensionales (galletas Oreo,[3] empaque de chocolate Toblerone[4] o botella para agua con gas de Perrier[5]) y mixtas (Starbucks).[6] Así como de aquellas otras con ciertas particularidades respecto a su procedencia como son las colectivas (Asociación de Fabricantes de Cajeta de Celaya A.C.)[7], de certificación (ANCE de Asociación de Normalización y Certificación, A.C.)[8], famosas (IMSS)[9] y notoriamente famosas (Havana Club)[10] .
Por lo tanto, se reguló y otorgó protección jurídica a ciertas marcas no tradicionalesdefinidas de acuerdo al artículo referido como: “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse, que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. De manera que las marcas no tradicionales que se incorporaron en México con base al artículo 89 de la LPI fueron las marcas sonoras, olfativas, holográficas y la de imagen comercial también conocida como trade dress.
A manera de ejemplo de lo anterior, en México se han entregado títulos de registro a marcas no tradicionales como la marca olfativa de la plastilina Play-Doh[11] a Hasbro Inc., la marca olfativa para una pintura con olor a bambú[12] a Sureste Sustentable S.A. de C.V., la marca sonora a Grupo Gran Café de la Parroquia de Veracruz S.A.P.I. de C.V. referente a los tres tintineos al golpear el vaso de vidrio con una cuchara para pedir café, la marca sonora de cinco tintineos acompañados del sonido al servir una bebida gaseosa a la Compañía Coca Cola,[13] la imagen comercial o trade dress a la maceta decorativa de tres piezas en forma de figurín al diseñador Germán Flores o a la botella de salsa picante Valentina[14] y la marca holográfica de Escobas INFIM IDEAL.[15]
Sin embargo, a diferencia de las marcas tradicionales consistentes en palabras, líneas, imágenes o símbolos cuya representación puede hacerse fácilmente a través de una descripción escrita y/o gráfica utilizando dibujos y/o fotografías; las marcas no tradicionales atendiendo a sus propias particularidades, requieren nuevas formas de representación que llegan a ser más complejas de plasmar y evaluar en las solicitudes de registro.[16]
En consecuencia, los obstáculos que he identificado en la práctica en torno a la regulación de las marcas no tradicionales en México versan sobre los siguientes aspectos principalmente:
- La subjetividad de su percepción en relación a la ausencia del carácter distintivo definido éste último en la doctrina como la estrecha relación entre la marca, el producto y el público [17]
- La presencia del elemento funcional o de ornamentación debido a que en muchos casos el elemento que caracteriza al signo que se pretende registrar como marca por sí mismo entraña un carácter funcional quedando por ende excluido de protección.
- La ausencia de criterios y reglas específicas que condicionen el método idóneo de representación de los signos para su registro.
- La falta de inclusión y regulación de diversas marcas no tradicionales como son las marcas multimedia, marcas de posición, marcas gustativas y marcas táctiles.
Relacionado a lo anterior y a cinco años de la regulación en México de las marcas no tradicionales citadas, es de advertirse y recalcar que la vigente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) presenta ciertas deficiencias de técnica jurídica en cuanto a que no existen disposiciones específicas sobre los requisitos de identificación, representación y otorgamiento de cada marca no tradicional.
Asimismo, tampoco hay disposiciones al respecto en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), quedando solamente sujetos a disposiciones internas emitidas por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) en su Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes, generando con ello gran incertidumbre jurídica para los solicitantes, autoridades administrativas correspondientes, abogados, consumidores y usuarios.
“La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial presenta ciertas deficiencias de técnica jurídica en cuanto a que no existen disposiciones específicas sobre los requisitos de identificación, representación y otorgamiento de cada marca no tradicional.”
En razón de lo anterior y a manera de propuesta considero como criterios a seguir en la práctica que involucre las marcas no tradicionales las disposiciones más recientes de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con base en su Directiva 2017 que admite la representación de marcas no tradicionales, siempre que la misma sea independiente, inteligible, accesible, duradera y objetiva, de forma que las autoridades competentes y los usuarios puedan determinar de forma clara y precisa la materia de protección.
De igual manera me parece relevante destacar y reconocer que el “marketing sensorial” es una estrategia poderosa y útil herramienta para las empresas toda vez que conectan con los consumidores o usuarios a través de distintos estímulos como el olfativo, sonoro, táctil y gustativo aparte del puramente visual. Además, la mayor incidencia tecnológica a través de marcas holográficas, de movimiento y multimedia cobra relevancia toda vez que distinguen e identifican productos o servicios en plataformas virtuales, por lo que las marcas no tradicionales resultan ser percibidas y apreciadas por los consumidores o usuarios de una forma más asertiva y determinante.
Cabe recalcar, que tanto las marcas tradicionales como las no tradicionales son activos intangibles sumamente valiosos para numerosas industrias nacionales, que dotan de cierto valor agregado y prestigio a su titular y las cuales tienen funciones de distinción, protección, de indicación de procedencia, de garantía de calidad y de propaganda[18] que fomentan la competencia económica entre empresas y posibilitan el aumento de la inversión extranjera en el país contribuyendo al crecimiento económico del mismo.
Por lo tanto, al tomar en cuenta el carácter dinámico que caracteriza a la propiedad intelectual y las nuevas modalidades de marcas no tradicionales previstas en el Tratado de Singapur del cual son parte 51 de países, considero menester que México cuente con cuerpo normativo claro, certero y vanguardista acorde con el marco jurídico internacional y por ende formule una legislación abierta e inclusiva que otorgue protección jurídica a marcas no tradicionales que a la fecha no tienen regulación en el país como lo son: las marcas táctiles, gustativas, de posición, de movimiento y multimedia, cuya representación deberá tomar en consideración los criterios aludidos de la EUIPO.
“México debe contar con un cuerpo normativo claro, certero y vanguardista acorde con el marco jurídico internacional que formule una legislación abierta e inclusiva y que otorgue protección jurídica a marcas no tradicionales.”
Los señalamientos anteriores tienen razón de ser por el hecho de que actualmente México no pudiera ser un país origen constitutivo de ninguna de las marcas no tradicionales anteriormente mencionadas, tampoco un país tercero podría solicitar el registro de las mismas en nuestro país por la vía internacional con base en el Sistema de Madrid.
Finalmente, y a manera conclusión, destaco que el carácter distintivo de las marcas no tradicionales debe prevalecer en el tiempo, evitando su dilución o que dicha marca (al igual que tratándose de las tradicionales) se convierta en un término genérico o común para sus productos o servicios, debiendo efectuarse el análisis del signo en cuestión en su conjunto y no conforme a los elementos individuales que la integran.
[1] No. De Registro en México: 382567.
[2] No. De Registro en México: 1002592.
[3] No. De Registro en EUIPO: 8566176.
[4] No. De Registro en USPTO: 1879972.
[5] No. De Registro en EUIPO: 304733.
[6] No. De Registro en México: 1243933.
[7] No De Registro en México: 1855727.
[8] No. De Registro en México:2068722.
[9] No. De Registro en México: 550086.
[10] No. De Registro en México: 1096924.
[11] No. De Registro en México: 1966698.
[12] No. De Registro en México: 1966701.
[13] No. De Registro en México: 2025131.
[14] No. de Registro en México:1966712.
[15] No. de registro en México: 2118095.
[16] Nicoleta Rodica Dominte Ioan Macovei.“Reflecții asupra înrgistrării semnelor netradiționale ca marcă”. Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, núm. 2, 2013, p. 19.
[17] George Mihai Irimescu. “New Types of Trademarks-Protection of Multimedia Marks”. Challenges of the Knowledge Society, Intellectual Property Law, p. 893.
[18] Martin Achard, citado por Rangel Medina David en Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México. México, Libros de México, 1969, p. 171.
