La figura del secreto industrial reconocida en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es una de las más interesantes y versátiles de dicho ramo, debido a su flexibilidad y responsabilidad empresarial para lograr su reconocimiento y protección.
Al hablar de protección de un secreto industrial no solo hablo de un tema jurídico y de letras, sino que la idea es lograr uno de los objetivos más importantes, protegerlo tanto interna como externamente de su errónea divulgación para terceros no autorizados. El secreto industrial no se protege mediante un registro formal ante autoridad alguna, sino a través de su propia condición de no divulgación.
Uno de los errores más importantes en la práctica y al momento de buscar proteger un secreto industrial, es querer que todo lo que la empresa o el particular considera importante, sea un secreto industrial, cuando dicho suceso no es más que una confusión entre lo que se cataloga como información confidencial y lo poco o mucho que podría ser un secreto industrial.
Ahora bien, es sumamente importante diferenciar estas dos figuras. La información confidencial es una figura de carácter puramente civil, que nos indica que los particulares podemos, ya sea contractualmente o en algún soporte material, indicar que cierta información o documentos que se comparten deben ser tratados con el carácter de confidencial, siguiendo ciertas directrices, lo que causaría que el receptor deba realizarlo de dicha manera y que en el caso de incumplimiento, se estará a lo señalado en la legislación común por incumplimiento contractual, trayendo consigo los daños y perjuicios correspondientes.
Un ejemplo sencillo de lo anterior sería el compartir alguna imagen o información simple por medio de correo electrónico e indicándole al receptor que dicha información debe ser tratada como confidencial, siguiendo ciertas obligaciones y que en caso de divulgarlo o no darle el tratamiento solicitado, serán aplicables los daños y perjuicios que pueda determinar un juez competente.
Ahora bien, centrándonos en la figura que nos atañe, en el secreto industrial nos encontramos frente a disposiciones específicas en cuanto a: qué es, qué requisitos deber contener para ser considerado como tal, qué se entiende por apropiación indebida, así como su procedimiento y sanciones.
Como en todo artículo, es necesario que definamos a detalle qué es un secreto industrial y qué requisitos esenciales debe de reunir, a efecto de lograr una protección integral. El artículo 163 en su fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial nos establece que se entiende por secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceras personas en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a dicha información.
Mientras la información confidencial se rige por el derecho civil y contratos de no divulgación, el secreto industrial exige por ley una ventaja competitiva o económica y la implementación activa de medidas técnicas, físicas y jurídicas para restringir su acceso.
A continuación, desglosaré la definición señalada anteriormente, en aras de tener mayor claridad en cuanto a cada uno de sus requisitos que la conforman:
- Aplicación industrial o comercial:
- Que sea susceptible de utilizarse en una actividad económica real, ya sea en procesos de producción o en actividades de intercambio, distribución o explotación de bienes en el mercado;
- Que tenga utilidad práctica. No sea meramente teórica o académica o para efectos de formación; y
- Que genere o pueda generar un valor económico al ser aplicada.
- Medidas internas y externas para preservarlo:
- Contratos laborales con empleados, contratos o convenios entre personas físicas o morales que tengan relación con la empresa titular del secreto industrial, cartas o consentimientos sobre conocimiento del mismo secreto y su desarrollo, así como procedimientos tanto documentales como físicos para el momento de separación de alguna persona o contratante, que tuvo conocimiento del secreto industrial;
- Candados físicos para la protección de los procesos de producción, con la finalidad de evitar que una sola persona o un grupo de personas conozcan todo el proceso de elaboración o información;
- Contraseñas de acceso, separación de información y herramientas tecnológicas para protegerlo; y
- Políticas de protección de datos, código de ética para las empresas y particulares, que hagan mención del trato de dicha información considerada un secreto industrial.
- Confidencial:
- Relacionado un poco con el inciso anterior sobre las “medidas”, ya que estas tienen que ser congruentes con el nivel de confidencialidad y con la naturaleza del secreto industrial;
- Probar que hay relación en las medidas junto con la clasificación en donde se diga si dicha información claramente es confidencial, es decir, que esté marcada (física o digitalmente) y que se identifique por contrato, convenio, documentos o soportes digitales internos; y
- Que el secreto industrial se encuentre debidamente identificado en las políticas y documentos visibles en la empresa y que las personas que se involucren en él sean conscientes de su confidencialidad, dejando constancia de dicha circunstancia por escrito;
- Ventaja competitiva (la más subjetiva de los requisitos):
- Demostrar por qué es un producto actual o futuro.
- Acreditar que con la divulgación o acceso a dicho secreto mis competidores van a ganar tiempo de crecimiento tanto a nivel interno como en el mercado;
- Ligado completamente con aplicación industrial o comercial, debido a que si no te puede dar una ventaja competitiva, no es funcional a nivel empresarial;
- Que se pueda contar con pruebas como lo son; una testimonial a cargo de una cámara de alguna industria a fin de demostrar, usos y costumbres, así como una pericial o estudio de mercado sobre los productos o procesos en disputa.
Para que una información adquiera el estatus de secreto industrial debe acreditar aplicación comercial real, confidencialidad señalizada, medidas internas de resguardo y, sobre todo, demostrar que su filtración otorgaría una ventaja indebida a los competidores en el mercado.
Otra distinción muy importante respecto de las demás figuras de propiedad intelectual es que el secreto industrial puede estar protegido indefinidamente, por lo que dependerá de la realidad y sus avances, así como de la posibilidad del titular de mantenerlo.
Ahora bien, en el aspecto internacional el pilar fundamental de secreto industrial se encuentra en los ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual), específicamente siendo el Anexo IC del Acuerdo de Marrakech (1994) mismo que entró en vigor en el año 1995 y del cual nació formalmente la Organización Mundial de Comercio.
El ADPIC en su artículo 39, sección VII sobre “Protección de la Información No Divulgada”, establece en resumen que la información que esté bajo control pueda no divulgarse, utilizarse o ser adquirida por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos[1], siempre que tal información: (i) sea secreta y no de fácil acceso o conocimiento para expertos en el sector; (ii) tenga un valor comercial por ser secreta; y (iii) hay sido objeto de medidas razonables para mantenerla confidencial por parte de su titular.
Como se puede apreciar, nuestra legislación reúne los requisitos o conceptos generales ya mencionados por los documentos internacionales, sin embargo, el tema de la protección en los sistemas judiciales y administrativos en cada uno de los países miembros es distinto y a su vez, es lo que vuelve complicada la unificación de la figura del secreto industrial, así como su protección ante una supuesta infracción o apropiación indebida.
Un ejemplo comparativo sería que en Estados Unidos el secreto industrial es una figura que suele litigarse frecuentemente debido que está mucho más explorada, existen criterios, doctrina, sentencias al respecto y la etapa del Discovery[2] en su sistema judicial lo vuelve sumamente interesante. Ahora bien, en cuanto a nuestro país, a la fecha no existe una sola sentencia o jurisprudencia que haya sido emitida por un tribunal competente en cuanto a la figura de secreto industrial. La totalidad de los casos que se han llevado, han sido resueltos mediante convenios u otros mecanismos.
A diferencia de jurisdicciones como la de Estados Unidos, en México no existe aún una sola sentencia o jurisprudencia al respecto, resolviéndose la totalidad de los conflictos a través de convenios u otros mecanismos
Habiendo hecho un breve análisis sobre lo que se entiende por un secreto industrial, podemos concluir que es, sin duda, una de las figuras más poderosas (manejo de información con mucho valor comercial) y subestimadas de la propiedad industrial. Estableciendo que su punto medular no es reposar en un número de registro o en su resguardo en una caja fuerte impenetrable, sino en la estrategia, medidas y la congruencia con la que el titular, sus directores o empleados lo gestionan día a día.
La diferencia entre tener información confidencial y tener un secreto industrial conforme a la legislación nacional e internacional puede ser enorme, y es precisamente en esa brecha donde los aspectos técnicos, peritos y abogados, juegan un papel importante.
[1] Usos Comerciales Honestos: las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieren, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.
[2] El conjunto de procedimientos que tiene cada una de las partes para obtener la información y pruebas necesarias de la otra parte, previa al juicio y al cual están obligados a compartir cada uno de ellos, con ciertas salvedades.
