“La única forma que el derecho tiene para tutelar y brindar protección a todas y cada una de las relaciones sociales que tengan interés jurídico es reconociendo a los sujetos de derecho su iniciativa para que puedan regular sus propias relaciones, esto es lo que se denomina la autonomía de la voluntad privada.” Rodrigo Toro Becerra. Teoría General del Acto Jurídico.
La autorregulación en materia marcaria permite la resolución pacífica de posibles conflictos legales y, a su vez, el desarrollo correcto del mercado por parte de los distintos actores que intervienen en un ámbito de sana competencia. El principio de la autonomía de la voluntad privada, reconoce la potestad y facultad que tiene el ser humano para decidir los actos que generarán consecuencias jurídicas directas en su esfera de derechos.
El sistema de propiedad industrial busca, de manera principal, la protección de: a) los derechos en materia de propiedad industrial de los particulares, b) la protección de los potenciales consumidores.
“El sistema de propiedad industrial busca la protección de: a) los derechos en materia de propiedad industrial de los particulares, b) la protección de los potenciales consumidores.”
Existen situaciones donde ambos puntos pueden colindar y no adecuarse correctamente para poder existir ambos al mismo tiempo. En este sentido, es de suma importancia señalar que la acepción más aceptada en la que se puede entender el alcance de la propiedad intelectual se divide en: a) derecho de autor y b) propiedad industrial (invenciones y signos distintivos). Para efectos de una mejor comprensión del lector vamos a referirnos a los derechos en materia de signos distintivos como derechos en materia marcaria.
Así las cosas, me gustaría compartir lo que nuestra legislación especial nos señala como marca:
“Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Artículo 171.-Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”
Se puede concluir que una marca se comprende de los siguientes tres elementos: a) un signo perceptible por los sentidos, b) un signo susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, c) un signo que logre diferenciar o distinga productos o servicios en el mercado.
Ahora bien, ¿cómo se relaciona lo señalado con la noción de la autonomía de la voluntad privada para la regulación de actos jurídicos? Uno de los objetivos del sistema de protección en materia de propiedad industrial es la protección a los posibles consumidores de un mercado local. En este sentido, uno de los fines de muchas oficinas nacionales en materia marcaria consiste en evitar el otorgamiento de derechos que representen: (i) un perjuicio para titulares o solicitantes prioritarios de marcas (protección al particular) y; (ii) la prevención de engaño en los potenciales consumidores de un mercado local, como consecuencia del otorgamiento a registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión con respecto de a marcas registradas o solicitadas con anterioridad.
Si el autor del presente artículo presenta una solicitud para obtener el registro de la marca Puma o Super Puma, para la protección y futura comercialización de zapatos deportivos, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), oficina especializada en materia de Propiedad Industrial en México, dicha oficina negaría de oficio esta solicitud bajo los siguientes fundamentos:
- Que la marca resulta idéntica (Puma) o semejante en grado de confusión (Super Puma) a la marca propiedad de la empresa alemana Puma SE, creada por Rudolf Dassler.
- Que, como consecuencia de la identidad o semejanza señalada, los potenciales consumidores locales incurrirán en confusión.
Con relación a los titulares y solicitantes prioritarios de marcas, debemos preguntarnos ¿cuál sería la conducta que pueden seguir ellos al observar un acto como el señalado en el ejemplo previo?
Principalmente, la mayoría de regulaciones en materia de propiedad industrial a nivel mundial establecen la figura de la oposición marcaria, la cual, en simples palabras, es la acción del titular de una marca o del solicitante prioritario de la misma, para auxiliar el estudio que realiza una oficina nacional mediante la solicitud de negativa de registro de la nueva marca. En resumen, mediante la manifestación señalada se le indica a la oficina nacional que el signo solicitado: (i) representa un perjuicio con relación a los derechos del titular o del solicitante prioritario de una marca y; (ii) representaría igualmente un perjuicio para el potencial consumidor, en vista que la existencia de la nueva marca traería como consecuencia que éste se confunda y obtenga un bien o servicio creyendo, erróneamente, que cuenta con un origen empresarial diferente.
“La mayoría de regulaciones en materia de propiedad industrial a nivel mundial establecen la figura de la oposición marcaria, que es la acción del titular de una marca o del solicitante prioritario de la misma, para auxiliar el estudio que realiza una oficina nacional mediante la solicitud de negativa de registro de la nueva marca.”
Sin embargo, y ahora sí entrando en el objeto principal del presente artículo, vamos a ver qué ocurre si el titular o solicitante prioritario manifiesta que no tendría problema alguno con el otorgamiento a registro de la nueva marca. Nos enfocaremos en aquellas figuras que se conocen como Acuerdos o Convenios de Coexistencia Marcaria, así como las Cartas Consentimiento.
Acuerdos o Convenios de Coexistencia Marcaria. Son acuerdos de voluntades, análogos a un contrato, por medio de los cuales un titular de un registro de marca o solicitante prioritario acuerda con el solicitante de la nueva marca una serie de lineamientos para que las dos marcas puedan coexistir a nivel registral y comercial.
Cartas Consentimiento. Se componen de una manifestación del titular del registro de marca o solicitante prioritario, usualmente por escrito, en el cual manifiesta no tener inconveniente en el otorgamiento de la nueva marca y/o del uso de la misma en el comercio.
En este sentido, y continuando con la idea de la autonomía de la voluntad privada, los actos previamente señalados vendrían a ser la plasmación de la decisión de las partes de manifestarle a las oficinas nacionales que no existe problema alguno en que una solicitud nueva de marca, que pueda resultar idéntica o semejante en grado de confusión a la previamente registrada, sea otorgada a registro.
La tendencia mundial es darle mayor validez a los actos indicados, en vista de que existe un señalamiento expreso de no considerar, por diversas razones, que el nuevo derecho afecta a los intereses del titular o solicitante prioritario de una marca. Para ejemplificar lo previamente señalado, me gustaría hacer mención de la actualidad nacional y de la situación de la comunidad andina.
En relación con la situación actual en México, en el año 2020 entró en vigor una nueva legislación especializada en materia de propiedad industrial, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que indica los supuestos que no pueden registrarse como marca y sus excepciones, por lo cual incluyo el siguiente apartado de la misma:
“Artículo 173.- No serán registrables como marca:
Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión o idénticas para productos o servicios similares, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley.”
En lo que respecta a la Comunidad Andina, por mencionar un ejemplo en el Derecho Comparado, podemos observar en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, mejor conocida como la Decisión 486, lo siguiente:
“Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia”
Ahora bien, parte de la labor de las oficinas especializas en propiedad industrial es la de prevenir que los consumidores de un mercado determinado incurran en engaño, como consecuencia de la existencia de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a una registrada o solicitada previamente. En este sentido, es absolutamente plausible que ocurran casos donde colisionen las dos situaciones previamente indicadas.
A criterio del autor, y sin dejar a un lado la obligación de salvaguarda del consumidor, considero que las oficinas nacionales deben determinar que, bajo los parámetros actuales del mercado, donde la globalización y acceso a la información eficaz permite conocer las condiciones específicas de una marca y producto o servicio determinado, se debería otorgar a registro nuevas marcas cuando el sujeto que posea el derecho previo manifieste que no tiene problema alguno en el otorgamiento de la nueva solicitud.
Es perfectamente comprensible que las oficinas nacionales mantengan la posición de salvaguarda al consumidor. Sin embargo, y al efectuar el mismo ejercicio que realizan dichas oficinas cuando estas se ponen en el lugar del consumidor, debemos entender que hoy en día, por las distintas herramientas tecnológicas para acceder a la información que existen, es mucho más improbable que los consumidores incurran en confusión.
Sobre el punto previamente señalado, me gustaría compartir el siguiente criterio emitido por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea:
“debe admitirse que el consumidor austriaco medio estimará normal y esperará, por tanto, que los vinos, de una parte, y las cervezas, Ale y Porter, de otra, provengan de empresas diferentes y que tales bebidas no pertenezcan a la misma familia de bebidas alcohólicas. Nada permite indicar que el público austriaco no será consciente y no apreciará las características que diferencian el vino de la cerveza en cuanto a su composición y su modo de elaboración. Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia estima que estas diferencias se perciben en el sentido de que hacen improbable que una misma empresa fabrique y comercialice simultáneamente los dos tipos de bebidas. A mayor abundamiento, el Tribunal de Primera Instancia subraya que es notorio que, en Austria, existe una tradición de fabricación tanto de la cerveza como del vino, por empresas distintas. Por consiguiente, el consumidor austriaco medio espera que las cervezas, Ale y Porter, por un lado, y el vino, por otro, procedan de empresas diferentes.”[1]
El criterio previamente señalado, se emitió con relación a dos marcas, una para proteger cerveza y otra para proteger vinos, que en principio se consideró que podían causar confusión. Sin embargo, y al realizar un ejercicio correcto con relación al consumidor potencial, se ponderó la realidad del consumidor respectivo para perfectamente poder diferenciar y distinguir una marca que comercializa vinos respecto de una que comercializa cervezas.
En este sentido, es perfectamente concluyente que dichas oficinas nacionales, al realizar el mismo ejercicio, pueden llegar a determinar que el consumidor no se confundirá y que dos marcas, sobre las cuales sus titulares han decidido su coexistencia, puedan perfectamente convivir pacíficamente en el sistema registral y comercial de un territorio.
[1] ST T‑175/06, 18 de junio 2008.
